wenlau  专利审查员 | 2008-3-21 02:00:10

Re:不明白为什么说明书支持仍然会修改超范围?

linxiang wrote:
从实践的角度,既然各位审查员都这么说,大家这么做才是务实的。而且你自己在申请的时候,都不能进行多层次的概括,本身就说明你的代理水平非常初级,赶紧改进才是正道!

从法理的角度说:

首先,我们先问问为什么要制定法33条?专利法赋予人们这样的权利:依据自己向公众披露的事实(not 文字)提炼出自己的发明实现构思作为保护范围。专利法不希望这个事实随意变动,因为允许的话,后果可向而知,专利法的申请日就毫无疑义了。法33条的本意是希望不要改变事实。谁能解读出法33条是希望限定申请人对保护范围的概括????????

其次,再从主动修改的角度考虑一下,如果这样的修改不能被接受,主动修改的时候,对技术特征的重新概括同样不会被接受。这样的情况下,请问那么主动修改有何意义???法律为什么允许申请人主动修改,从各个修改时机的规定来看。立法的本意是:1. 我国采用先申请制,对于申请人来说申请日是至关重要的,因此申请人很有可能没有足够的时间,对自己请求保护的范围进行充分的思考,为了弥补先申请制在这方面的不足,应该有对应的措施;2. 申请人不可能每次都能一次性把问题考虑清楚,如果不给申请人机会重新考虑一下,显然不太公平。主动修改不能重新概括,有何存在的意义?

再说了,本来我国的审查制度中,申请人与对照专利局之间的地位很不对等,这种与法律精神背离的审查规定会加剧这种不对等,因为,这样的审查规定,只对专利局有利,专利局省事嘛。

最后,尽信指南不如无指南。审查指南对法律的错解真的不少,当然我不会像马龙那样找点小问题胡扯。二部分九章是最失败的之一,审查指南承认计算机程序可以是改进现有计算机的本质所在,同时又说计算机程序不是可专利的客体。这很明显:审查指南的意思是“细则二条”与“法二十五条”是冲突的,谁赋予审查指南这个权利。

再请思考一下,无效中的修改原则。
根据专利法的对于权利要求解释的规定:专利保护范围应当以权利要求书记载的内容(非文字)为准。根据法的规定,任意一个权利要求方案都可以被拆解为多个得到说明书支持的保护范围更小的并列技术方案。从逻辑上讲,我对权利要求做任何的限缩都是满足删除合并技术方案这一原则的。但事实上呢?????

很多人学了一点指南就忘了法和细则,这样的学习方法绝非上乘。

对于你说的给与主动修改的立法本意,不敢苟同,如果保护范围都没考虑清楚,谈何申请专利?如果问题都没考虑清楚,又谈何申请专利?
另外,关于你举例说的第九章的问题,还是希望你仔细理解了法和指南再发表意见吧。
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cosmosyang  注册会员 | 2008-3-21 06:56:17

Re:不明白为什么说明书支持仍然会修改超范围?

最近连续收到四五个OA,都是修改超范围的问题,类似的修改有很多,但是以前这类问题很少,所以第一感觉是这类超范围的问题越来越严格了。

wenlau说的我理解,关于修改中不能概括的问题,这个也是我向国外客户最近一直汇报和建议的,即在今后的说明书撰写中,一定要原始申请中加入概括的上位的概念。

但是问题在于:什么是直接、毫无疑义的确定。

例子一:原权利要求为A进入到B,后改为B接受A,审查员说这样的修改超范围;
例子二:原权利要求中记载:A在B的中心布置;附图中A,B沿同一轴线对称布置,轴线已经画出,后改为A、B同轴布置,审查员说修改超范围;
类似的例子很多,我也和几个审查员讨论过直接、毫无疑义确定到底如何确定,也都言之不详,基本上的观点就是如果原文没有记载的,就基本上认为修改超范围。

最近准备就这个问题做一些总结,所以在此希望大家继续讨论
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linxiang  注册会员 | 2008-3-21 17:59:47

Re:不明白为什么说明书支持仍然会修改超范围?

wenlau wrote:
对于你说的给与主动修改的立法本意,不敢苟同,如果保护范围都没考虑清楚,谈何申请专利?如果问题都没考虑清楚,又谈何申请专利?
另外,关于你举例说的第九章的问题,还是希望你仔细理解了法和指南再发表意见吧。

可能我确实没有考虑周全,那请您指教一下主动修改的立法本意。
美国是先发明制,他们的申请人可以算是有足够时间考虑清楚吧。但是人家美国可以扩大专利范围的机会却一直延伸到授权后两年。欧洲有主动修改,在OA也可以扩大。

说心里话,我在计算机程序这个问题上出奇地自信,没有遇到更有理的答案之前,我无法相信我的说法是错误的。法条我会继续看和研究的,至于指南,正确的地方我也了解了差不多了,我没有理由把那些在我看来是明显常识性,逻辑性错误灌输给自己。当然了,实务中我还是会遵循这些我不太认同的规定。

我给第九章出的主意是:取消第九章,不要谈论计算机程序客体问题,把审查任务留给新颖性和创造性......,如果不取消,科学技术的不断发展,会导致更多第九章的出现。
linxiang  注册会员 | 2008-3-21 18:05:50

Re:不明白为什么说明书支持仍然会修改超范围?

写了这么多连一个精都没有,实在是非常没劲,不讨论了。
袋里人  中级会员 | 2008-3-21 18:23:10

Re:不明白为什么说明书支持仍然会修改超范围?

对于主动修改的本意,我基本同意linxiang的观点。

写这么多就是为了精吗?
linxiang  注册会员 | 2008-3-21 18:33:40

Re:不明白为什么说明书支持仍然会修改超范围?

是为了精。这说明我比较务实。
袋里人  中级会员 | 2008-3-21 18:42:50

Re:不明白为什么说明书支持仍然会修改超范围?

呵呵,加精能带来什么实体权利?
wenlau  专利审查员 | 2008-3-21 20:03:13

Re:不明白为什么说明书支持仍然会修改超范围?

[quote]袋里人 wrote:
对于主动修改的本意,我基本同意linxiang的观点。

写这么多就是为了精吗?
[/quote

给与主动修改的时机的立法本意,可以参考专利法详解里面准予修改的解释。那是条法司编的。其
wenlau  专利审查员 | 2008-3-21 20:17:16

Re:不明白为什么说明书支持仍然会修改超范围?

cosmosyang wrote:
最近连续收到四五个OA,都是修改超范围的问题,类似的修改有很多,但是以前这类问题很少,所以第一感觉是这类超范围的问题越来越严格了。

wenlau说的我理解,关于修改中不能概括的问题,这个也是我向国外客户最近一直汇报和建议的,即在今后的说明书撰写中,一定要原始申请中加入概括的上位的概念。

但是问题在于:什么是直接、毫无疑义的确定。

例子一:原权利要求为A进入到B,后改为B接受A,审查员说这样的修改超范围;

例子二:原权利要求中记载:A在B的中心布置;附图中A,B沿同一轴线对称布置,轴线已经画出,后改为A、B同轴布置,审查员说修改超范围;
类似的例子很多,我也和几个审查员讨论过直接、毫无疑义确定到底如何确定,也都言之不详,基本上的观点就是如果原文没有记载的,就基本上认为修改超范围。

最近准备就这个问题做一些总结,所以在此希望大家继续讨论

关于例子一:个人认为:B接受A包括多种方式,A进入B只是B接受A的一种方式;
关于例子二:个人认为:A、B同轴布置包括了各种各样的同轴布置的方式,而你附图中给出的只是其中的一种方式
因此,都可以理解为概括。大家也可以发表自己的看法,讨论则明
直接地、毫无疑义地确定实在是太难了,正如你说的,除非原文有记载,否则很少是直接地、毫无意义地确定,除非例如:原来记载了,线a垂直线c,线b垂直线c,现在改为线a和线c平行这种,我指的是平面内。

说实话,现在审查员都头疼超范围的问题,目前这方面是最麻烦的事情,没有人能说清楚“直接地、毫无疑义地确定”的确切含义。
审查员碍于质检的压力,因为一旦出一个这问题,就是一类问题,有时候自己认为不超范围的东西都指超范围,除非有明确的记载。因为,只要有一个人能指出两者不同,那么质检的时候你可能就无话可说。审查员从自己不犯错的角度出发,对超范围的把握是越来越严。但是,个人认为,现在对超范围的掌握,很多都超出了立法的本意,当初修改指南的时候是希望效仿欧专局的标准,但是没想到现在实际执行过程中变成了这种情况。相信过一段时间,应该有所改善。现在,审查员都将大部分的精力放在了超范围上,好多驳回也都是因为超范围。真希望能早点对这个问题有个确切的定义,免得大家都受苦。
linxiang  注册会员 | 2008-3-21 21:26:06

Re:不明白为什么说明书支持仍然会修改超范围?

wenlau wrote:
[quote]袋里人 wrote:
对于主动修改的本意,我基本同意linxiang的观点。

写这么多就是为了精吗?
[/quote

给与主动修改的时机的立法本意,可以参考专利法详解里面准予修改的解释。那是条法司编的。其

呵呵,咱们说的是为什么要给申请人机会主动修改,根本就不是讨论主动修改的时机为什么那么设定。我们压根没有讨论过为什么时机要那么归定。
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