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北京科亿知识产权

[实务/流程] 专利权人该如何申请诉前责令停止侵权行为?

2018-10-30 15:55
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一般来说,权利人多少都了解,在知识产权诉讼中,一旦认定侵权事实存在,法院会根据相关法律,判定侵权方立即停止侵权行为。

但实际上,按照理论来说,不论是著作权法、商标法还有专利法都规定了权利人在发现侵犯自己权利时有申请诉前停止侵权行为的权利的。换句话说,不一定非要等到法院判定侵权后权利人的合法权益才能停止被侵害。实际上在侵权诉讼之前,权利人也是有权提出在诉前要求停止知识产权侵权行为的。

虽然目前在我国知识产权侵权救济实践中还存在一些实际问题,但依然有成功案例存在,因此这个话题不失其讨论的意义。

诉前停止侵犯专利权是何制度?

知识产权诉前停止侵权行为,是由相关知识产权法律所确立的一项程序制度,指权利人或者利害关系人在起诉前先行申请法院采取措施,责令被申请人停止实施有关侵权专利权、商标权或著作权等知识产权的行为,以维护申请人的合法权益。

我国现行「专利法」关于诉前停止侵犯专利权的规定可见第66条:

专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为,如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。

此外,最高人民法院据此于2001年6月1日颁布的「关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定」,也就诉前停止侵犯专利权行为的申请人、申请的条件、申请和审查的程序、采取的措施等事项均详细定有明文。 

为什么会有诉前停止侵权的制度诞生?

所谓知识产权“诉前禁令”制度究其根源起源于英美,在英美国家是知识产权诉讼的一种救济方式,类似于禁止性禁令中的一种演变,根据世界贸易组织TRIPS协议对知识产权执法的要求的条款规定,属于知识产权权利人在其权利受到侵害时获得的临时救济措施。

之所以诞生这样的措施,是因为知识产权最能体现价值最主要的特点就是时间性,在知识产权遭受侵害时,任何对于知识产权保护的拖延都有可能给权利人带来重大或难以弥补的损害。

权利人在遭受侵害时提起诉讼本身是维护自己权利的最强烈的手段,然而倘若在其诉讼期间依然要继续容忍侵权行为,对权利人而言是十分不公平的。这不仅使作为权利人的原告面临着持续或不可挽回的损害的威胁,还会使得作为侵权人的被告有足够的时间转移财产、隐匿侵权产品,或者是在诉讼的被审期间还能牟取最大的非法利润。

这种情况不但严重地破坏了正常的社会秩序和市场秩序,还将导致权利人所受到的损害无法通过正当的法律程序得到有效地弥补,极大地制约了知识产权保护的发展。

因此,作为知识产权权利人在其权利受到侵害时应当享有的临时救济措施。

申请诉前停止侵犯专利权需要满足哪些条件?

诉前停止侵害按照属性来说是属于民事诉讼法保全制度的范畴的,但其在知识产权法领域中其作用尤为突出。因此,目前在我国司法实践中,对于诉前停止侵害的适用条件仍存在颇多争议。

著作权法、商标法和专利法均规定了权利人可以诉前向法院申请采取责令停止有关侵权行为的措施的规定,适用要件为他人正在实施或即将实施侵权行为,如不及时制止,将会使权利人的合法权益受到难以弥补的损害。

就专利法相关规定而言,首先需要确定利害关系人范围。根据专利法第66条规定,专利权人或者利害关系人才可以在起诉前向人民法院提出停止侵权的申请。而关于专利权侵权诉讼原告主体资格问题,参照最高人民法院「关于全国部分知识产权审判工作座谈会纪要」中的意见,利害关系人应包括专利实施许可合同中的被许可人、专利财产权利的合法继承人等。

其中专利实施许可合同被许可人中,独占实施许可合同的被许可人可以单独向法院提出申请;排他实施许可合同的被许可人在专利权人不申请的情况下,提出申请。

其次,适用停止侵害责任的行为,应根据具体侵权性质不同区分不同适用法条。对于专利法领域的使用行为,我国专利法第11条第1款规定的未经许可使用专利产品的行为,既包括投入使用专利产品的行为,也包括对产品后续的功能性使用行为,故对于未经许可使用专利产品的行为,可以主张停止侵害。

而根据专利法第70条之规定,使用不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品的,能够证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任,但仍然应当停止使用行为。

如何提出诉前停止侵犯专利权行为的请求?

上文已经提过:在专利侵权纠纷中,专利权人或者利害关系人可以向法院提出诉前责令停止侵犯专利权行为的申请。利害关系人包括专利实施许可合同的被许可人、专利财产权利的合法继承人等。而在专利实施许可合同的被许可人中,独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请;排他实施许可合同的被许可人在专利权人不申请的情况下,可以提出申请。

申请人向人民法院申请诉前责令停止侵犯专利、商标、著作权的行为时,应当提交下列证明材料:

1、申请书

申请书应当载明当事人及其基本情况、申请的具体内容、范围和理由等事项。申请的理由包括有关行为如不及时制止会使申请人合法权益受到难以弥补的损害的具体说明。

2、申请人的权利证明

申请人应当提交能证明其权利真实有效的文件,包括权利证书等凭证,如专利证书、专利权利要求书、专利说明书、专利年费交纳凭证、合法出版物等等。

涉及实用新型专利的,申请人还应当提交国务院专利行政部门出具的检索报告。利害关系人提出申请的,还应当提供独占使用许可合同、排他使用许可合同及其相关材料。排他实施许可合同的被许可人单独提出申请的,应当提交权利人放弃申请的证明材料。

专利继承人提出申请的,应当提交已经继承或者正在继承的证据材料。

3、被申请人实施侵权行为的证据

申请人应当提交能证明被申请人正在实施或者即将实施侵犯其权利的行为的证据,包括被控侵权产品等等。

4、申请人应提供有效的担保

申请人应当提供担保,申请人不提供担保的,人民法院将驳回申请。在执行停止有关侵权行为的裁定的过程中,被申请人可能因采取该项措施造成更大损失的,人民法院可以责令申请人追加相应的担保。申请人不追加担保的,可以解除该项措施。人民法院采取的上述措施,不因被申请人提供担保而解除,但申请人同意的除外。

总而言之

在知识产权侵权诉讼中,停止侵害责任方式的重要性更为突出,权利人提起知识产权诉讼的目的,应当并非重在获得损害赔偿,而是更强调制止侵权行为,以其保障对相关知识产权的独占性权利。

虽然目前在我国,围绕着停止侵害责任的问题却仍存在较多争议,但现代侵权法发展大趋势注定是预防与补偿并重,所以,停止侵害问题的研究在某种程度上,也不失为我国侵权法的新的生长点。

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顶峰知识产权  注册会员 | 2018-10-31 14:50:35

你离一件高价值专利还有多远?

2016年,国家知识产权局启动实施了专利质量提升工程。自此,“高价值专利”以及与之相关的“提升专利质量”、“培育核心专利”等开始成为业界高度关注的热词。

另一方面,十八大以来,上至国务院政策部署,下至各地方各部门出台的系列文件,凡是涉及知识产权和创新的,对此都提出了明确要求,其中,将培育高价值专利、提升专利质量作为重点工作之一予以部署落实。

而站在企业层面来看,高价值专利对企业的发展是有着明显的推动作用的,不仅可大幅提升企业市场竞争力,在企业发展目标和实现路径上能够发挥支撑作用,更可以牵引企业实现战略目标,引领或推动企业实现创新发展。

因此,拥有高价值专利对企业而言无疑是某种势在必行的趋势。那么,企业应该如何得到一件高价值专利呢?

首先,我们必须要知道的是:

什么是专利的价值?

目前来说,普遍认同的观点是应当从技术、法律、市场等多维度对专利价值展开综合评价,因此专利的价值也就涵盖了这几方面的属性。

经济价值

对于企业而言,在获取和运用专利权的策略制定中,经济效益是其直接驱动力,经济价值和经济利益是企业的现实追求和最终目标。

而一件专利总的经济价值最直接的表现就是它的“价格”。

可以体现在其为自身企业产品利润的增值上;也可以体现在其从其他企业获得的持续性许可收益上;还可以体现在其转让之后得到的一次性转让收益上;更可以体现在其在质押后在金融机构获批的贷款上以及其在技术性入股某公司后的作价金额上。

甚至,利用该专利起诉竞争对手所获得的侵权赔偿金也是该专利经济价值的体现方式之一。

技术价值

技术是一家企业尤其是科技型企业的核心竞争力之一,小到企业大到国家和社会的发展在很大程度上都依赖于技术创新的驱动。

而技术方案的不可替代性、技术先进性、技术难度以及技术复杂程度是衡量技术价值的重要方面。

但值得一提的是,在实践中,并不是每种技术方案都有实际应用价值,当有更好可替代性技术时,原技术就很容易被淘汰或直接抛弃;有些技术先进性很高的专利技术,由于缺乏配套技术等很难具体实施,也并不具备较高的技术价值,而有些专利技术方案看似简单,却容易被普遍应用,则可能取得高技术价值评估。

市场价值

专利的市场价值是指专利技术在商品化、产业化、市场化过程中带给企业的预期利益。预期利益是在市场竞争中获得的,因此,一件专利的市场价值越高,它能带给企业的预期利益也就越多。

而市场竞争是企业间竞争的直接战场和主战场,也是企业竞争的重要方式和手段之一,因此专利在市场上的竞争从某种意义上都可以被认为是企业市场竞争的强有力支撑手段。

战略价值

战略是企业设计用来开发其核心竞争力、获取竞争优势的一系列综合的、协调的约定和行动。

专利的战略价值主要是指企业实施战略管理给企业和利益相关者所创造的所有价值。专利的战略价值虽不直接体现为企业的经济收入,但其主要体现在帮助企业获取竞争优势进而帮助企业间接创造经济效益上。

法律价值

专利权是法律意义上的一种私权,专利的法律价值是专利权能够存在并发挥价值的根基,是专利技术价值以及市场价值的保障。因此权利的稳定性、保护强度、不可规避性和侵权可判定性是衡量法律价值的重要方面。

上述所有专利价值的最终兑现都需要依赖于一个共同的前提——该件专利需具备一定的法律价值。甚至一定程度上,专利的法律价值越高,就越有利于其经济价值、战略价值、市场价值和技术价值的实现。

哪些因素在影响着专利的价值?

由专利价值的各种属性可以得知,影响专利价值的必然也就是对应专利价值属性的几种因素,如:

法律因素

专利是一种法律保护制度,专利权是依法而获得的权利,法律不仅对权利的获得有明确规定,还确定了专利权的权属对象、保护期限等。

因此专利的法律状态是否稳定、保护强度有多大是直接影响专利价值的基础,没有权利,一切价值免谈。

技术因素

说到底专利保护的是技术,而对于一项技术而言,所处技术领域、发展阶段、开发程度、先进性、创新性、防御度、成熟度等方方面面均对其价值有着极大的影响和制约。从而也就对专利价值产生了直接的影响和制约。

市场因素

如果是法律因素和技术因素是直接决定专利价值的评估,那么市场因素可以说是对专利价值的直接验证。

评估所指向的,说到底只是投入市场前的前景预估,是否具备真正意义上的高价值还是要市场接受和认可后才能成“定论”,事实上目前市面上的高价值专利,也是专利产品经历过多年在市场中摸爬滚打后,才获得广泛的认可的。

究竟什么样的专利才称得上高价值专利

综合专利价值的属性,我们可以做出判断,要想称得上是高价值专利,起码应当同时具备以下基本条件:

1、技术方案高水平、高技术含量、研发创新难度高的技术方案;

2、由高水平专业人员撰写的高质量专利申请文件,对发明创造作出了充分保护的描述;

3、依法严格审查后被授权,且权利有较好的稳定性;

4、产品市场占有率高,有良好的国内外市场前景和较强的市场控制力;对于还没有转化为实体产品的,也应当拥有较强的市场前景和潜在竞争力。

如何培养高价值专利

既然高价值专利评估要考虑多方面条件,那就应当从多个方面入手去提升去培育。

1、创造高质量技术。

技术上提高质量是提升专利质量、培育高价值专利的源头和基础。

2、高质量申请。

对于一些涉及重大技术的专利申请,一定要认真研究,由高水平的专利代理人与研发人员充分沟通后撰写申请文件,保持较高成功率,从而保障申请质量。甚至可以通过评估保护范围、竞争对手等因素,决定是否运用其他方式如商业机密来保护技术本身。

3、需要管理部门提高授权标准。

审查人员越是严格按照法律规定高水平审查,严格把控授权关,越能使授予的每一项权利具有较高的稳定性。

4、企业要进行长远布局。

专利权具有地域性特点,一件高质量的专利要成为高价值专利,必须从市场和战略布局层面做好国内以及国外的专利布局,在有市场前景的所有国家和地区作好专利布局,使其价值最大化,才有可能为市场竞争力最大化奠定基础。

5、做好市场营销。

专利申请获得授权后,可进行专利商业化分析,寻求合适的许可转让合作伙伴,不同的合作伙伴可能会使专利价值相差较大。

6、高水平遴选和评估。

培育若干业务精、信誉好的专门知识产权服务机构,专门负责高质量、高价值专利的遴选和推荐。在高价值专利培育过程中认真负责地做好评估评价,使培育工作更加精准和富有成效。

总而言之,高价值专利离不开技术价值创造、市场价值实现、法律价值保障等各个环节,其中技术价值培育是高价值专利的必要条件,法律价值是其形成的基础。而对市场竞争、产业链、专利全貌等是否能有前瞻性的预判,又影响着专利的战略价值和市场价值,最终对经济价值造成直接影响,因此,对于企业而言,高价值专利培育需要其组建整合各方创新资源、提升创新效率、做好协调管理组织,建立专利追踪及申请评估、许可运营等全生命周期的管控机制,打造贯穿专利权全生命周期的管理系统。

近年来,我国专利的数量不断增加,已成为名副其实的专利大国,但还称不上专利强国。其中一个重要因素就是,总体上我们的专利质量不高。跟专利强国相比,我们基础型、原创型、高价值和核心专利相对较少,专利“虚胖”现象比较严重。

高价值专利培育工作中存在的问题也不可忽视。比如,我国尚缺乏专门的高价值专利培育工作计划;各省市的专利导航工作缺乏统一协调,工作内容重复;部分创新主体偏重应用性研究,着眼长远的基础性研究严重缺位;一些代理机构追求眼前利益,专利代理服务水平低下等。另外,许多地方管理部门还停留在追求专利数量的阶段,喜欢用专利数量指挥棒来考核知识产权工作。这些情况都急需改变。

纵观欧洲、日本等一些发达国家和地区,也都走过了从注重专利数量到专利质量的较为漫长的历史过程。因此,对于大量高价值专利培育和产出的期待,我们更应该有历史的耐心。

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顶峰知识产权  注册会员 | 2018-10-31 14:53:05

专利实施许可方式那么多,哪种才是最适合你的?

本帖最后由 顶峰知识产权 于 2018-10-31 14:53 编辑

专利实施许可是以订立专利实施许可合同的方式许可被许可方在一定范围、一定期限、一定地区内以一定方式内使用其专利,并收取使用费的一种许可贸易。专利实施许可也称专利许可证贸易。
专利实施许可与专利转让并不相同。专利转让是专利权人将其获得的专利权全部转让给他人的行为。转让专利权的一方为“转让方”;接收专利权的一方为“受让方”。一旦发生专利权的转让,转让方就不再对专利拥有任何权利,受让方既成为该专利的新的所有人,有权行使专利权的所有权利。
而专利实施许可仅针对专利技术的使用权利进行许可,许可他人使用权的一方为“许可方”,接收使用权许可的一方为“被许可方”,许可方仍拥有专利的所有权,被许可方只获得了专利技术实施的权利,并没拥有专利所有权。
专利实施许可的作用是实现专利技术成果的转化、应用和推广,有利于科学技术进步和发展生产,从而促进社会经济的发展和进步。
那么,为了避免自己在签署许可合同时落入陷阱或者被人下套,专利权人应当选择哪种最适合自己的许可方式呢?
首先我们来了解一下:
专利实施许可的原因
一般来说,专利实施许可主要目的包括:
1、因商业合作而启动专利许可
此种情形是指没有发生侵权诉讼或诉讼威胁,而是纯粹的商业合作。此时需要考虑:专利许可协议,怎样才能最大化己方利益。
2、因侵权诉讼而启动的专利许可
现实中这样的实例很多,在科技行业体现更加明显,简直成为一种常态。而大部分类似侵权诉讼,最终都会以和解为标准结局,以一份专利授权协议化解对簿公堂带来的时间成本、诉讼费用、败诉风险等。
专利实施许可又包含哪几种方式
1、独占实施许可
独占实施许可是指在一定时间内,在专利权的一定地域范围内,专利权人只许可一个被许可人实施其专利,且专利权人自己也不得实施该专利。
专利独占实施许可强调的“独占”特性,除了被许可人之外,其他人包括专利权人本人都是不能实施该专利。换句话说,专利权人只保留专利的“所有权”,没有实施权。
独占实施许可一般适用于比较重要、或者经济前景比较好的技术上。
2、排他实施许可
排他实施许可是指在一定时间内,在专利权的一定地域范围内,专利权人只许可一个被许可人实施其专利,但专利权人自己保留实施该专利的权利。
排他实施许可与独占实施许可的根本区别就是排他实施许可中,专利权人自己也可以自己实施该专利,而独占实施许可中,专利权人自己不得实施该专利。
3、普通实施许可
普通实施许可是指在一定时间内,专利权人许可他人实施其专利,同时保留许可第三人实施该专利的权利。
换句话说,除了专利权人自己可以实施之外,他可以许可给多个被许可人实施其专利。多个被许可人之间并无冲突。
普通实施许可一般常见于连锁、加盟等行业。
4、分实施许可
分实施许是指专利权人和被允许使用人可以使用其专利,同时专利权人和被许可使用人都有权允许其他人使用其专利。
也就是说,在被许可人与专利权人订立实施许可合同的基础上,被许可人可依照与专利权人的协议,作为许可人再许可第三人实施同一专利。
需要注意的是,这种许可行为必须征得原许可人的同意。
5、交叉实施许可
交叉实施许可又称互换实施许可,是指两个专利权人互相许可对方实施自己的专利。
值得注意的是,在交叉许可的基础上,双方可以继续约定其行为是普通许可,还是独占许可或排他许可。
很多高科技企业会采用这种许可方式,共享彼此的技术。

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