[实务/流程] 本贴终止 专利实务经验集

2006-5-7 21:35
270558687
awwa  中级会员 | 2006-5-9 18:22:12

Re:积分活动十二 专利实务经验集

这个好啊,最好加一点,就是在做专利代理时遇到的困难,以及如何解决。(例如答复审查意见之类的)

根据一个老师的说法,作八股文,是新手最好的上路方法。
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cqfanbin  新手上路 | 2006-5-9 21:05:57

Re:积分活动十二 专利实务经验集

朋友们,我不是专利代理人,但我在一单位负责专利管理工作,就我工作中遇到的专利申请失误与大家分享。在2003年我们委托代理公司申请一件一个化合物的制备方法专利,权利要求中的起始原料是一通式化合物,有一个取代基被限定为去离基团,去离基团进一步限定为卤素、苯磺酸、甲磺酸。出于保密,在说明书的实施例中没有取代基为苯磺酸的例子,但在说明书描述部分也没有提到苯磺酸为取代基。在专利实审通知书下达后,专利代理人和发明人均没有核对公开文件,在审查一审意见下来后,才发现出了这种权利要求得不到说明书支持的问题,但此时已不能主动修改,只能按审查员的意见改修,删除取代基为苯磺酸的限定,取代基只能限定为卤素和甲磺酸,缩小了保护范围,而且无法补救。而我们实际采用的工艺的起始原料取代基正是苯磺酸。结果,由于保护范围的缩小,真正需要保护的却没能保护。如果专利理人能在实审通知书下达时认真看一遍公开文件(权利要求和说明书),即时发现问题,主动修改,将权利要求的苯磺酸补入说明书中描述部分(没有超过权利要求和说明书有记载的范围,就不会出现权利缩小的问题。
通过这个例子,我体会到2点:
 1、在写专利时真正有用的方案(最佳方案)最好写入实施例,同时多写实施例
,但反应条件应不是最佳的,以迷惑别人,同时也使自己的方案得到保护。
 2、专利代理人应注重实审通知书下达时的主动修改,通过此次修改可以弥补首次提交申请文件的缺陷。
 以上只是我个的初浅想法和体会。
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aidmonto  专利代理人 | 2006-5-9 21:14:24

Re:积分活动十二 专利实务经验集

不要严格划分什么与现有技术共用的技术特征和区别特征,并且在主权项中尽量塞入一些不会缩小保护范围的废话,给无效增加难度,
rediced   | 2006-5-9 23:34:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
king139224  注册会员 | 2006-5-10 01:17:10

Re:积分活动十二 专利实务经验集

我在实务工作中撰写权利要求时,由于多项不能引多项的限制,故有时会出现几条权利要求除了引用不同的在先权利要求之外,其内容是完全一样的,由于客户不懂这个规定,他很容易看到几条完全一样的权利要求,他有可能认为你的工作不仔细,造成重复引用,即使向他解释的话也是半信半疑的。因此,除非客户能理解明白,要不然尽量避免多项引用的情况,免得客户对我们的工作态度造成怀疑。
jessieliang  新手上路 | 2006-5-10 04:03:50

Re:积分活动十二 专利实务经验集

答复审查意见只要认真对待其实也不是特别难,但一定要认真分析审查员提供的对比文件,我第一次答复审查意见时,看了审查员提供的对比文件及意见陈述也觉得他说的很有道理,根本无从下手,我的主管问我“对比文件和我们的申请完全一样吗?”我说不完全一样,他说“那就可以写了。”,后经认真分析找出了不同点,才完成第一份审查意见陈述,后来申请也授权了。之后我在答复审查意见时都将对比文件与申请文件认真对比,并列出简单的表格,将相同技术特与区别技术特征都列出,及每一技术特征所达到的技术效果也列出(特别是区别或审查员所述的等同特征),对比后很快就能找到一些说服审查员的点,同时在陈述意见时一定要让审查员看了觉得你说的是客观事实,不是主观想法。
tanjie  管理员 | 2006-5-10 05:04:46

Re:积分活动十二 专利实务经验集

再说一个医药应用方法类申请由于公开不充分被驳回的例子。

某研究所设计了一个老年痴呆药物筛选模型,找到了一个对老年痴呆有用的物质,经分析,发现是一个已知物质,但从来没有相关报导说该物质对老年痴呆有效。研究所立即申请了专利,结果实审意见认为仅有该模型并不能认为该物质对老年痴呆有效,只有至少经过动物实验或者人体实验,才可以说明对老年痴呆有效。因此该申请属于公开不充分。这种公开不充分是无法补救的,结果一个非常有前途的应用专利申请被驳回了。

体会:化学类,尤其是医药类专利一定要注意申请时机和公开充分的问题,并非一有苗头就可以申请专利,一定要注意充分做充分的实验,提供足够的数据证实,保证充分公开与实用性,否则一旦公开不充分或者无法实施,是无法补救的。
沙子  专利代理人 | 2006-5-10 16:56:33

Re:积分活动十二 专利实务经验集

发错了地方,烦tanjie删除。
marcialan  新手上路 | 2006-5-10 21:26:34

Re:积分活动十二 专利实务经验集

awwa wrote:
根据一个老师的说法,作八股文,是新手最好的上路方法。

我虽然即将接触这一行,但是看大家写的东西,里面的权利之类的词,弄得我晕头转向。真担心自己做不来
一开始做八股文真的可以吗?
xhc  新手上路 | 2006-5-11 01:15:20

Re:积分活动十二 专利实务经验集

在第一次接到发明人的交底资料时,可以说根本不了解专利代理是什么性质的工作,代理人让我给发明人回信,我看了资料后通过EMAIL干巴巴甩出几句话:“所限定的温度范围不具有新颖性”“缺乏实施例”,(仿佛老师批改学生作业一样),幸亏被代理人及时阻止了。这才知道作为代理人或是写手,都应充分与发明人交流,以后也逐渐体会到与客户交流的重要性。做代理人除了所写的东西让专业人士明白,更重要的是充分了解发明的内容,理解发明人的观点,然后以浅显易懂的方式向对方作说明。
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