[专业问题讨论] 关于修改的又一个疑问

2007-8-17 06:40
584114
如果申请人在符合法定时机的主动修改中将原说明书中记载的技术方案补充到权利要求书中作为同主题的并列独立权利要求或者原独立权利要求的技术特征,是否可以?  是否违反了不得扩大请求保护范围的原则?
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sjk5460  新手上路 | 2007-8-21 07:26:12

Re:关于修改的又一个疑问

这个问题其实指南上说了,但说的又有点不干脆,有点支支吾吾的意思呵呵,看我如下摘引:
指南第二部分第8章
5.2.2 允许的修改
    这里所说的“允许的修改”,主要指符合专利法第三十三条规定的修改。

5.2.2.1 对权利要求书的修改
    “对权利要求书的修改主要包括:通过增加或变更独立权利要求的技术特征,.........增加或者删除一项或多项权利要求;修改独立权利要求,.....”
   从这句话看在主动修改下楼主的问题答案是肯定的。但指南在下面陈述的七种情形却只提到“(4) 删除一项或多项权利要求,以克服原第一独立权利要求和并列的独立权利要求之间缺乏单一性,.......因此是允许的。”没提增加一项或多项权利要求。如指南所述:

允许的对权利要求书的修改,包括下述各种情形。        
(1)在独立权利要求中增加技术特征,对独立权利要求作进一步的限定,以克服原独立权利要求无新颖性或创造性、缺少解决技术问题的必要技术特征、未清楚地限定发明或者未以说明书为依据等缺陷。只要增加了技术特征的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范围,这样的修改就应当被允许。
(2)变更独立权利要求中的技术特征,以克服原独立权利要求未清楚地表述请求保护的范围、未以说明书为依据或者无新颖性或创造性等缺陷。只要变更了技术特征的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范围,这种修改就应当被允许。
对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改,只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和/或权利要求书中已确实记载且修改后的数值范围在原数值范围之内的前提下,才是允许的。例如,权利要求的技术方案中,某温度为20℃~90℃,对比文件公开的技术内容与该技术方案的区别是其所公开的相应的温度范围为0℃~100℃,该文件还公开了该范围内的一个特定值40℃,因此,审查员在审查意见通知书中指出该权利要求无新颖性。如果发明专利申请的说明书或者权利要求书还记载了20℃~90℃范围内的特定值40℃、60℃和80℃,则允许申请人将权利要求中该温度范围修改成60℃~80℃或者60℃~90℃。      
(3) 变更独立权利要求的类型、主题名称及相应的技术特征,以克服原独立权利要求类型错误或者缺乏新颖性或创造性等缺陷。只要变更后的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范围,就可允许这种修改。         
(4) 删除一项或多项权利要求,以克服原第一独立权利要求和并列的独立权利要求之间缺乏单一性,或者两项权利要求具有相同的保护范围而使权利要求书不简要,或者权利要求未以说明书为依据等缺陷,这样的修改不会超出原权利要求书和说明书记载的范围,因此是允许的。
(5) 将独立权利要求相对于最接近的现有技术正确划界。这样的修改不会超出原权利要求书和说明书记载的范围,因此是允许的。
(6) 修改从属权利要求的引用部分,改正引用关系上的错误,使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例。这样的修改不会超出原权利要求书和说明书记载的范围,因此是允许的。
(7) 修改从属权利要求的限定部分,清楚地限定该从属权利要求的保护范围,使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例,这样的修改不会超出原说明书和权利要求书记载的范围,因此是允许的。
上面对权利要求书允许修改的几种情况作了说明,由于这些修改符合专利法第三十三条的规定,因而是允许的。但经过上述修改后的权利要求书是否符合专利法及其实施细则的其他所有规定,还有待审查员对其进行继续审查。对于答复审查意见通知书时所作的修改,审查员要判断修改后的权利要求书是否已克服了审查意见通知书所指出的缺陷,这样的修改是否造成了新出现的其他缺陷;对于申请人所作出的主动修改,审查员应当判断该修改后的权利要求书是否存在不符合专利法及其实施细则规定的其他缺陷。
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yuanb1982  注册会员 | 2007-8-20 20:01:55

Re:关于修改的又一个疑问

chenliduoA你好,你说的\"修改第四点,即增加了独立权利要求\". 是指南第二部分第八章的5.2.3.1的相关部分吧?在哪里啊?我没找到,能否给出原文?
chenliduo  注册会员 | 2007-8-20 16:58:12

Re:关于修改的又一个疑问

按指南要求,上述修改是不允许的.
看指南修改部分,不允许的修改第四点,即增加了独立权利要求.
yuanb1982  注册会员 | 2007-8-18 01:50:19

Re:关于修改的又一个疑问

谢谢失眠者,有一种恍然大悟的感觉.太谢谢了~~~
yuanb1982  注册会员 | 2007-8-18 01:43:08

Re:关于修改的又一个疑问

恩,谢谢大家.对修改的认识又加深了一层.
歪蛋  新手上路 | 2007-8-17 21:26:45

Re:关于修改的又一个疑问

失眠者随笔 wrote:
witleeI 说的没错。
修改超范围和扩大权利要求保护的范围不是一回事。
主动修改可以增加独立权利要求,可以扩大保护范围。例如原权利要求书仅保护产品,而主动修改将在说明书中记载的该产品的制备方法写入权利要求书中,扩大了保护范围,是允许的。

你所说的不能扩大保护范围是被动修改没有按照通知书的要求进行,而且又不利于节约程序的4种情况之一。
审查指南里通篇也没提到主动修改不能扩大权利要求保护范围这样一个原则。
再仔细看一下指南。

学习了
失眠者随笔  中级会员 | 2007-8-17 20:46:07

Re:关于修改的又一个疑问

yuanb1982 wrote:
将说明书记载的技术方案补充到权利要求书中同时又不扩大保护范围的情况,我想了想,觉得只有一种,就是把技术方案作为一个从属权利要求,或者补充到原独立要求中作为一个必要的限定特征. 大家觉得还存在其他的情况吗?

witleeI 说的没错。
修改超范围和扩大权利要求保护的范围不是一回事。
主动修改可以增加独立权利要求,可以扩大保护范围。例如原权利要求书仅保护产品,而主动修改将在说明书中记载的该产品的制备方法写入权利要求书中,扩大了保护范围,是允许的。

你所说的不能扩大保护范围是被动修改没有按照通知书的要求进行,而且又不利于节约程序的4种情况之一。
审查指南里通篇也没提到主动修改不能扩大权利要求保护范围这样一个原则。
再仔细看一下指南。
yuanb1982  注册会员 | 2007-8-17 20:37:46

Re:关于修改的又一个疑问

将说明书记载的技术方案补充到权利要求书中同时又不扩大保护范围的情况,我想了想,觉得只有一种,就是把技术方案作为一个从属权利要求,或者补充到原独立要求中作为一个必要的限定特征. 大家觉得还存在其他的情况吗?
yuanb1982  注册会员 | 2007-8-17 20:31:39

Re:关于修改的又一个疑问

那么主动修改的情况下也不允许扩大权利要求请求保护范围吧?
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