[专业问题讨论] 无效修改研究一100930(专家、学者和考生必读)

2010-10-1 02:16
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      作者声明:(1)无意冲撞任何权威,目的是提高;(2)作者保留著作权,对本文实质性内容无论换上怎样的马甲,若转载或它用必须事先得到作者zhangsf110同意,以及同意后注明作者以及MySIPO的链接(我一稿多投,首发在MySIPO)。

一.前言
      关于无效修改问题,由于学习资料不多,专利审查指南中介绍的也很少,因此大家对修改的理解常有分歧,这不想多说。我所谓研究,是想通过假设一个案例,探讨我的理解,期望大家积极参与其中从而达到抛砖引玉的效果。

二、假设案例
       今有一专利,其原专利要求书如下:
       1、一种产品,其特征是包括特征A。
       2、如权利要求1所述的产品,其特征是还包括特征B。
       3、如权利要求1所述的产品,其特征是还包括特征C。
       4、制造如权利要求1-3中任一项所述产品的方法,其特征是X。
      这个权利要求书包括两个独立权利要求,分别为产品独权1和方法独权4。针对这个原权利要求书分不同情形进行讨论:情形(一)1-3被同时无效而删除;情形(二)1-3,分先后依次经过三次无效:第一次无效1,删除修改后,得到一次修改后权利要求书;第二次在一次修改后的权利要求书基础上无效相当于最初原2的权利要求,通过删除该权利要求完成二次修改权利要求;第三次在二次修改的权利要求书基础上无效相当于原权3,经过删除修改后得到经过三次无效和相应三次修改的权利要求书。
      思考题:如果均按照修改原则的操作,情形(一)修改后的权利要求书与情形(二)经过多次无效多次修改后最终得到的权利要求书是否相同?常言道,条条大路通罗马,中国也有,条条大路通北京。就是说,从上海到北京的可以通过多条路完成,乘飞机可以到达,火车也可以,或者吗可以选京沪线经天津到北京,也可以经徐-郑通过京广线抵达北京。闲话不说了。

2.1  情形(一)
        现有人对其权利要求1-3宣布全部无效,而且根据专利权人分析只能全部删除1-3。而请求人没有对权利4的专利性提出任何异议。由于原1-3必须删除,原4已经没有引用的基础,你作为考生怎样撰写修改以后的权利要求?
       我认为,原权4实质包括三项权利要求的技术方案,分别是:
       4a、一种产品的制造方法,其特征是X,其中所述产品包括特征A。(原4引原1的技术方案)
       4b、一种产品的制造方法,其特征是X,其中所述产品包括特征A和B。(原4引原2的技术方案)
       4c、一种产品的制造方法,其特征是X,其中所述产品包括特征A和C。(原4引原3的技术方案)
       虽然,原1-3需要删除,但是由于原权4也就是上述4a-4c的技术方案没有被请求宣告无效,因此从专利权人的利益计应该保留,不管根据原4怎样写出修改后的权利要求,都应该保证其原有的技术方案不受损失。我只把4a-4c的方案理顺一下,修改后的权利要求书是:

       1、一种产品的制造方法,其特征是X,其中所述产品包括特征A。(相当于4a,即原4引原1的技术方案)
       2、如权利要求1所述的方法,其特征是所述产品包括特征B。(相当于4b,即原4引原2的技术方案)
       3、如权利要求1所述的方法,其特征是所述产品包括特征C。(相当于4c,即原4引原3的技术方案)
     (有同志认为,这属于增加了权利要求,其修改形式不予允许。你的观点呢?这个修改方式有左派思维,只是不知道右派人士如何出手进行修改。)

2.2  情形(二)
      同样针对原权利要求书,请求人不一次提出无效,而分三次进行,而三次无效针对的技术方案的总合实质与情形(一)相同,而专利权人分三次进行修改。由于对原权利要求的删除是否会累及引用它的权利要求而使后者受损产生了激烈的争议,出现了“两条路线的斗争”,因此出现了两条路线的修改方式。左倾路线:认为虽然权利要求的撰写在形式上具有引用或者从属关系,但实质上每个权利要求都是一个具有独立保护范围的技术方案,形式它被引用的原权被删除后,实质不能影响引用它的其他权利要求,因此引用它的权利要求在不存在其他无效理由的话,应该在修改后的权利要求书中保留按照该引用方的权利要求的实质的技术方案,杜撰一下:左倾路线坚持无效修改中技术方案非牵连学说。右倾路线的做法是:当被引用的权利要求被删除后,由于引用基础不存在,引用它的原权4中相应的技术方案也顺理成章地被删除,否则不符合审查指南的精神,杜撰下:右倾路线坚持无效修改中技术方案牵连学说。现按照左和右两个路线进行操作,声明我坚持左倾路线,呵呵越左越革命。

2.2.1 左倾路线的修改方式

2.2.1.1 第一次无效和第一次左倾修改
      请求人对原权利要求1提出无效,我删除该方案,这没有问题,保留原权2和原权3以及根据原权4的技术方案实质内容写成的权利要求,则第一次左倾修改后的权利要求书:
      一次修改后1、一种产品,其特征是包括特征A和B。
      一次修改后2、一种产品,其特征是包括特征A和C。
      一次修改后3、制造如权利要求1或者2所述产品的方法,其特征是X。
      一次修改后4、一种产品的制造方法,所述产品具有特征A,其特征是所述方法具有特征X。(第一次左倾标志,其原引用的原1被无效掉了。)

2.2.1.2第二次无效和第二次左倾修改
      这次要针对第一次左倾修改的权利要求书对一次修改后1(即相当于原权2)提出无效,删除之,第二次左倾修改如下:
      二次修改后1、一种产品,其特征是包括特征A和C。
      二次修改后2、制造如权利要求1所述产品的方法,其特征是X。
      二次修改后3、一种产品的制造方法,所述产品具有特征A,其特征是所述方法具有特征X。(第一次左倾标志,其原引用的原1被无效掉了。第一次左倾历史问题。)
      二次修改后4、一种产品的制造方法,所述产品具有特征A和B,其特征是所述方法具有特征X。(第二次左倾标志,其原引用的原2被无效掉了。)

2.2.1.3第三次无效和第三次左倾修改
      这次针对二次修改后1提出无效(即相当于原权3),删除之,第三次左倾修改后:
      三次修改1、一种产品的制造方法,其特征是X,其中所述产品包括特征A。(引原1的技术方案:第一左倾历史问题)
      三次修改2、如权利要求1所述的方法,其特征是所述产品包括特征B。(引原2的技术方案:第二次左倾历史问题。)
      三次修改3、如权利要求1所述的方法,其特征是所述产品包括特征C。(引原3的技术方案:第三次左倾的明显标志)
      同志哥请注意,经过左派人士的三次左倾行为,为专利权人争取到的权利与情形(一)1-3同时无效得到的结果完全相同,如果情形(一)的结果算是达到北京了的话,那么虽然走了曲折的路,但终于也到达了北京。

       (现在我介绍右派入场)

2.2.2 右倾路线的修改方式

2.2.2.1 第一次无效和第一次右倾修改
      请求人对原权利要求1提出无效,我删除该方案,这没有问题,保留原权2和原权3以及原权4也进行与原1相应的删除操作,则第一次右倾修改后的权利要求书:
      一次修改后1、一种产品,其特征是包括特征A和B。
      一次修改后2、一种产品,其特征是包括特征A和C。
      一次修改后3、制造如权利要求1或者2所述产品的方法,其特征是X。

2.2.2.2 第二次无效和第二次右倾修改
      这次要针对第一次右倾修改的权利要求书对一次修改后1(即相当于原权2)提出无效,删除之,同样引用该删除权利要求的权利要求相应删除其中的技术方案,第二次右倾修改如下:
      二次修改后1、一种产品,其特征是包括特征A和C。
      二次修改后2、制造如权利要求1所述产品的方法,其特征是X。

2.2.2.3 第三次无效和第三次右倾修改
      这次要针对第二次右倾修改的权利要求书对二次修改后1(即相当于原权3)提出无效,删除之,同样引用该删除权利要求的权利要求相应删除其中的技术方案(天哪,右派高喊无法按上次的方式删除,相应删除就全完了),第三次右倾(名右实左)修改如下:
      三次修改后1、一种产品的制造方法,所述产品包括特征A和C,其特征是所述方法的特征是----(还右吗?混不下去了,最后名右实左了一次)。
      通过右倾的三次修改(况且最后是名右实左,因为实在右不下去了)剩余的权利,与情形(一)1-3同时被无效一次修改后得到的权利相比发现,坐飞机可以到北京,做火车却在郑州迷路。

三、质疑右倾路线
      1、为什么左派路线无论坐火车还是乘飞机均达到了北京,而右派路线却在郑州迷路?
      2、为什么右派路线不能从第一次右倾坚持到第三次,晚节不保,最后来一个名右实左?

四、结论
      按照左派的观点,在无效修改过程中被引用的权利要求被删除后,引用其的独立权利要求若不存在其他无效的理由的话,由于每一个权利要求都具有自己独立的保护范围,不能因此牵连而相应删除,是为无效修改中技术方案非牵连学说。鉴于左派路线的修改条条大路通北京,而右派路线无法坚持右倾下去,我再次重申,我是左派。

五、推论
      推论1:在无效过程中,当被引用的权利要求被删除,引用它的从属权利要求如果不存在其他无效理由的话,该从属权利要求的原保护范围也应原样保留而不能受被引用的权利要求被删除的影响。结合结论部分的阐述,更进一步:在无效过程中,当被引用的权利要求被删除,引用它的权利要求不论是从属权利要求还是独立权利要求,如果不存在其他无效理由的话,该权利要求的原保护范围也应原样保留而不能受被引用的权利要求被删除事实的影响。
      推论2:在无效过程中,当被引用的权利要求A中具有并列的技术方案,其中一个技术方案被删除后,引用该被删除技术方案的权利要求的权利要求B(无论独立还是从属)均不因它所引用的权利要求A的技术方案的删除而受牵连,在权利要求B不存在其他无效宣告理由的情况下,权利要求B的所有专利权均应当得到实质的保留。(可以按照前面的归谬法思路证明。)

      想想推论2,请问与筒子们的实务考试相关吗?
      呵呵,我把专利当成学问研究。
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62 个回复

正序浏览
良心代理  专利代理人 | 2010-10-14 01:24:38

Re:无效修改研究一100930(专家、学者和考生必读)

来一次,就没谱了

回头再来一次,那这个帖子不是就更没谱了?

hoho~~~~~~~
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没谱  中级会员 | 2010-10-12 18:05:31

Re:无效修改研究一100930(专家、学者和考生必读)

回头再来,
zhangsf110  注册会员 | 2010-10-12 01:25:19

Re:无效修改研究一100930(专家、学者和考生必读)

bestlyh wrote:
zhangsf110大哥,不就是个考试嘛,你管他答案对不对呢

我们从小到大都身经百战了,你就当那个答案是正确的,照他答就好了,否则自己吃亏。

至于你要研究一些理论,在代理实务中有的是机会让你研究,随便你怎么改只要自圆其说都没问题,跟审查员和复审委答沟通中都有大把的机会探讨,实践中的事情才是有探讨意义的,考试实在是没法探讨。考试没法做到绝对正确和绝对公平,咱就老老实实接受吧,60分万岁足够了。
----谢谢忠告,的确,考试的时候就按照参考答案的模式和思维方式。
bestlyh  中级会员 | 2010-10-11 19:23:13

Re:无效修改研究一100930(专家、学者和考生必读)

良心代理 wrote:
个人认为,你试图让果汁局自认答案有问题的想法是决不可能实现的,尤其是在代理人考试这个敏感话题上,虽然果汁局在中央部委里边已经算是比较开明的了。

zhangsf110大哥,不就是个考试嘛,你管他答案对不对呢

我们从小到大都身经百战了,你就当那个答案是正确的,照他答就好了,否则自己吃亏。

至于你要研究一些理论,在代理实务中有的是机会让你研究,随便你怎么改只要自圆其说都没问题,跟审查员和复审委答沟通中都有大把的机会探讨,实践中的事情才是有探讨意义的,考试实在是没法探讨。考试没法做到绝对正确和绝对公平,咱就老老实实接受吧,60分万岁足够了。
zhangsf110  注册会员 | 2010-10-10 15:58:25

Re:无效修改研究一100930(专家、学者和考生必读)

yixiang_sun wrote:
我明白你的意思了,出题人貌似原意是让原权5和对比文件比较,比较完再考虑引用;你考虑得更仔细,纯从专利权人角度看当然是值得肯定的,但也没有必要深究,毕竟出题人更多的是在策划考点,不是和人针锋相对;考试时你当然可以用上自己的答案,只要有理有据,逻辑井然就可以了,没准今年你还可以影响最终的标准答案呢,呵呵;而按出题者思路来,从节约考试时间上也合算;

总之,适可而止就行了,追求真理也没有必要去得太尽,边际成本会上升的,学习思考考试实践,可分开处理 ,以上一些个人想法
得到你的肯定很开心,自己针对这个问题设计了若干关于无效修改的帖子,分别放在MySIPO和这里发起了讨论。通过对这些帖子以及回复贴的讨论,主要也请来了许多大侠的惠顾,比如bestly、钟馗或良心代理、xxxzsu、nyl_ustb、yixiang_sun (排名未分贵贱高低)等等,我得到了很大的收获,这个收获远超出2009年实务考试本身。由于有大侠们的光临和指导,使讨论增光添彩,因此相信也让浏览相关帖子的筒子们有一定的收益。值得,值得!
感谢所有大侠的指导!
谢谢大家讨论!
yixiang_sun  中级会员 | 2010-10-10 07:14:41

Re:无效修改研究一100930(专家、学者和考生必读)

zhangsf110 wrote:
原权利要求(部分):

原权5、一种由枕套、枕芯构成的药枕,其特征在于包括头枕和颈枕,头枕和/或颈枕上面缝缀药垫,其中----。
原权6、根据权利要求5所述的药枕,其特征在于药垫内装有重量配比为3:2的茶叶和荞麦皮的混合物。

据此可知,原权6包括三个技术方案:
6a、一种由枕套、枕芯构成的药枕,其特征在于包括头枕和颈枕,仅头枕上面缝缀药垫,其中----;药垫内装有重量配比为3:2的茶叶和荞麦皮的混合物
6b、一种由枕套、枕芯构成的药枕,其特征在于包括头枕和颈枕,头枕和颈枕上面均缝缀药垫,其中----;药垫内装有重量配比为3:2的茶叶和荞麦皮的混合物
6c、一种由枕套、枕芯构成的药枕,其特征在于包括头枕和颈枕,仅颈枕上面缝缀药垫,其中----;药垫内装有重量配比为3:2的茶叶和荞麦皮的混合物。

修改后的权利要求中相应删除了6C的技术方案,损失了专利权人的利益,根据我们讨论的无效修改方式,这应该可以避免。

比如把原权6改写为:
原权6、一种由枕套、枕芯构成的药枕,其特征在于包括头枕和颈枕,头枕和/或颈枕上面缝缀药垫,其中----;药垫内装有重量配比为3:2的茶叶和荞麦皮的混合物。
把改写的这个权利要求作为修改后的权3我认为就完美了,当然这样修改后的权3就不要象参考答案那样引用修改后的权2了。
今天有事,先下了,等待您的回复,明天见!

我明白你的意思了,出题人貌似原意是让原权5和对比文件比较,比较完再考虑引用;你考虑得更仔细,纯从专利权人角度看当然是值得肯定的,但也没有必要深究,毕竟出题人更多的是在策划考点,不是和人针锋相对;考试时你当然可以用上自己的答案,只要有理有据,逻辑井然就可以了,没准今年你还可以影响最终的标准答案呢,呵呵;而按出题者思路来,从节约考试时间上也合算;

总之,适可而止就行了,追求真理也没有必要去得太尽,边际成本会上升的,学习思考考试实践,可分开处理 ,以上一些个人想法
zhangsf110  注册会员 | 2010-10-10 06:22:55

Re:无效修改研究一100930(专家、学者和考生必读)

yixiang_sun wrote:
修改后的新权3就是原来的权6;都引自前面的主权项药枕;没删什么啊;没明白你的意思
原权利要求(部分):

原权5、一种由枕套、枕芯构成的药枕,其特征在于包括头枕和颈枕,头枕和/或颈枕上面缝缀药垫,其中----。
原权6、根据权利要求5所述的药枕,其特征在于药垫内装有重量配比为3:2的茶叶和荞麦皮的混合物。

据此可知,原权6包括三个技术方案:
6a、一种由枕套、枕芯构成的药枕,其特征在于包括头枕和颈枕,仅头枕上面缝缀药垫,其中----;药垫内装有重量配比为3:2的茶叶和荞麦皮的混合物
6b、一种由枕套、枕芯构成的药枕,其特征在于包括头枕和颈枕,头枕和颈枕上面均缝缀药垫,其中----;药垫内装有重量配比为3:2的茶叶和荞麦皮的混合物
6c、一种由枕套、枕芯构成的药枕,其特征在于包括头枕和颈枕,仅颈枕上面缝缀药垫,其中----;药垫内装有重量配比为3:2的茶叶和荞麦皮的混合物。

修改后的权利要求中相应删除了6C的技术方案,损失了专利权人的利益,根据我们讨论的无效修改方式,这应该可以避免。

比如把原权6改写为:
原权6、一种由枕套、枕芯构成的药枕,其特征在于包括头枕和颈枕,头枕和/或颈枕上面缝缀药垫,其中----;药垫内装有重量配比为3:2的茶叶和荞麦皮的混合物。
把改写的这个权利要求作为修改后的权3我认为就完美了,当然这样修改后的权3就不要象参考答案那样引用修改后的权2了。
今天有事,先下了,等待您的回复,明天见!
yixiang_sun  中级会员 | 2010-10-10 06:02:50

Re:无效修改研究一100930(专家、学者和考生必读)

修改后的新权3就是原来的权6;都引自前面的主权项药枕;没删什么啊;没明白你的意思
zhangsf110  注册会员 | 2010-10-10 05:53:16

Re:无效修改研究一100930(专家、学者和考生必读)

yixiang_sun wrote:
谦虚了;

有个提议,发挥你的长项,再找点课题出来,多榨榨‘五星上将’们的油水,哈哈。。

支持的,顶一下啊  ohoh
那就请您研究研究2009年代理人考试无效修改参考答案中原权6相应删除技术方案及否合理。我的有关无效修改的问题都是从该具体问题引出的,我认为参考答案不妥。今年要参加代理人考试,无效修改初看容易,对我而言实际水很深。
这个问题,我感觉一般有头脸的人物不愿意沾边,但愿你还不算有头脸的人物,否则岂不是也有所顾忌?
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