【案例学习】发明人离职一年内申请专利一定是职务发明吗？

老东家索要离职员工专利权被驳

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　　老员工从公司离职后申请相关专利，此类行为并不少见，权利归属备受关注。汕头市光华机械实业有限公司诉陈鸿奇专利权属纠纷案即为此类问题，日前，法院作出终审判决，驳回其诉讼请求。

    员工离职一年内申请专利一定属于职务发明创造，其专利权归原单位所有吗？最近，广东省高级人民法院对汕头市光华机械实业有限公司（以下简称“光华公司”）诉陈鸿奇专利权属纠纷案做出终审判决，改判了一审法院判决，驳回了光华公司的诉讼请求。

老员工离职一月即申请专利

    光华公司是有着30年历史的老牌塑料机械成套设备加工、制造和销售厂商，1997年被广东省科学技术厅认定为高新技术企业，该公司“电磁动态铝塑复合管生产线”等系列产品都比较受市场欢迎。

　　1997年，原来做钢材贸易生意的陈鸿奇到光华公司从事销售工作，一干就是六年，直到2003年1月离开。在光华公司工作期间，陈鸿奇曾多次代表光华公司与其它厂家签订合同，销售了多台塑料挤出复膜机组、纸塑成筒粘合制袋机组、制袋机组中的立式印刷机、吹膜机等光华公司生产的机器设备。

　　2003年1月22日，陈鸿奇以本人为设计人和专利权人，向国家知识产权局申请“一种自动印刷机的印刷和印刷输送装置”的实用新型专利，其提交的说明书作了这样的表述：“本申请人鉴于已有的自动印刷机上的印刷版辊装置的结构不完善，致使其使用上无法控制印刷物的输送长度，进而无法很好配合自动化生产的进行，造成人工的浪费及产量的减少，所以不断进行积极实验研究改革，终于在总结多项实验研究成果与多年的工作经验的基础上，创造出一种自动印刷机的印刷和印刷输送装置的改良构造……”

　　2003年3月，陈鸿奇成立汕头市欧格包装机械有限公司并任法定代表人，主要经营包装机械、印刷机械和塑料工业专用设备的制造和销售。

一审认定涉案专利为职务发明创造

2004年2月18日，国家知识产权局作出授予陈鸿奇实用新型专利权的决定并予以公告。

　　看到自己的员工刚刚离职就申请专利，并成立与自己展开同类竞争的公司，光华公司负责人心里觉得很不是滋味。2004年7月，光华公司向汕头市中级人民法院提起诉讼，要求法院判定陈鸿奇“一种自动印刷机的印刷和印刷输送装置”实用新型专利属于职务发明创造，专利权归光华公司所有。

　　汕头市中级人民法院对此案进行了开庭审理。审理后，法院认为，本案是一起专利权属纠纷案件，而专利法及其实施细则对职务发明创造有明确的规定，陈鸿奇的“一种自动印刷机的印刷和印刷输送装置”专利申请日为2003年1月22日，而陈鸿奇在2003年1月份离开光华公司，其专利是在其离开原单位一年内完成的。陈鸿奇在光华公司处工作近6年，并从事与该专利技术领域有关产品的销售，由此推断陈鸿奇在其本职岗位上，已获得该专利技术领域有关的知识、技术、经验和信息，其中也包括了光华公司在该技术领域中不向外公开的技术资料。

　　2005年初，汕头市中级人民法院作出一审判决，判定涉案专利属于职务发明创造，专利权人应变更为汕头市光华机械实业有限公司。

　终审驳回“老东家”诉讼请求
判决后，陈鸿奇不服一审判决结果，向广东省高级人民法院提起上诉。

　　广东省高级人民法院合议庭认为，依照有关法规，如果本案专利具备下列两个条件之一时，应当认定为职务发明创造，否则为非职务发明创造：（1）是在退职、退休或者调动工作后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造；（2）是主要利用本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等本单位的物质技术条件完成的发明创造。

　　合议庭最终认为，在本案中，光华公司提供的证据仅能证明陈鸿奇是从事产品销售工作，而没有证据表明曾安排陈鸿奇从事技术开发工作；光华公司也未举证证明陈鸿奇的发明创造主要利用了该公司的资金、设备、零部件、原材料等其它物质条件，因此陈鸿奇的发明创造不属于主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。此外，为了保护劳动者的生存权利，只要不违反法定或合同约定的义务，任何单位都无权限制劳动者离职后享有和利用其在受雇期间所掌握的技术、技能、经验和知识。陈鸿奇在离职后从事发明创造的过程中，自然会运用到其在光华公司工作期间所积累的技术、技能、经验和知识，但并不能因此推定陈鸿奇的发明创造就属于职务发明创造。

　　广东省高级人民法院最终判定陈鸿奇所申请专利不符合职务发明创造法定条件，做出了“撤销一审判决；驳回汕头市光华机械实业有限公司的诉讼请求”的终审判决.


文章引用自：http://club.china.alibaba.com/forum/thread/view.html?forumId=147&threadId=23275453

     工作中本人还接触过另外一个案件，A公司技术负责人a跳槽到竞争对手B公司继续从事相同工作，并在离职一年内以B公司作为申请人申请了若干与其在A公司工作相关的专利。由于a并非以其个人名义申请了专利，所以不属于职务发明之争，不能适用上述条款。且A公司并未在与a签订的合同中约定离职后一年内知识产权的归属，因此B公司可以获得专利的申请权及专利权。
      通过这两个案子，建议企业在与员工签订的劳动合同中加入知识产权限制条款，约定其在职期间和离职后一定期限内，无论以个人名义还是其他公司的名义作为申请人都归原公司所有，以便更好地保护本公司的利益。

呵呵，有点意思。
那么，如果一个企业IP工作者，离职以后到另一个公司或者自己申请了专利，如何归属哪？
是否能够符合“（1）是在退职、退休或者调动工作后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造；”？？

一审的时候，套用的法条过于死板。还是高级人民法院合议庭判的合理，对于法条的理解也相当到位，看来基层法院的知识产权法水平还需要提高的阿

一般情况下，技术类的人员在签订合同时，也许有这样的限制“从本公司辞职多少年内，不准在本行业类从事相同的工作”，这样多少能起到防范泄露商业机密的可能。

至于在合同中增加有关知识产权方面的限制，我想大部分的企业还没有这方面的认识。

浆糊 wrote:
一审的时候，套用的法条过于死板。还是高级人民法院合议庭判的合理，对于法条的理解也相当到位，看来基层法院的知识产权法水平还需要提高的阿

一般情况下，技术类的人员在签订合同时，也许有这样的限制“从本公司辞职多少年内，不准在本行业类从事相同的工作”，这样多少能起到防范泄露商业机密的可能。

至于在合同中增加有关知识产权方面的限制，我想大部分的企业还没有这方面的认识。

劳动合同上对劳动者进行就业禁止的约定需要企业付出相应的赔付金，一般企业可不会。
员工到另外一个企业工作申请专利，申请人为企业，发明人姓名要求保密，或者干脆发明人也不写自己，这也很常见，像这种就真的没办法了

也不是完全没有办法，例如通过反不正当竞争法来处理，只是举证更加困难，也不容易获得成功。

这种现象，要么是前面的企业把员工逼急了，要么是员工见利忘义，有知识没文化。

应当说是企业制度失误的结果。
这种成套设备销售需要相当强的专业知识，销售人员往往得是通晓技术的。了解用户需求、发现用户使用中的问题，并且交公司解决，是销售人员的职责。
如果将市场和研发部门合并在一起，则研发可以更加贴近市场，市场部门的创意也不容易流失。

这个案例强的

对于某些技术含量较高产品的销售工作，其销售人员曾经从事过研发工作，即使没有从事过研发工作，也往往接受过与产品有关的技术培训；又由于销售人员直接面对客户，能够直接获取市场的需求，以至于对产品的优点和缺点了如指掌，甚至超越很多研发人员，不少公司的销售部门还负责进行市场调研分析甚至提出针对产品的改进方案，以便指导研发部门生产更受欢迎的产品。
鉴于上述具有代表性的实际情况，不应单纯以岗位界定一名员工到底是否从事研发工作，而需要具体分析发明人“本职工作的具体内容”。
这个案子要看厂方是否能够拿出有力的证据来证明该发明人提出的专利是“与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”。

法和细则中的相关规定十分笼统，建议大家读一下程永顺的《中国专利诉讼》第七章，里面有非常详尽的论述。
我认为现在法院倾向于尽量保护发明人的创新积极性。

楼主在文章最后的建议目的很好，出发点也不错，可是别忘了，法律是起衡平作用的，但法律又不可能完全中立，不偏不倚。
员工在工作岗位上学习到的知识、经验和技能是内化为员工人格的一部份，如果加以限制，将侵犯员工的基本人权，不论是商业秘密保护，还是其它的知识产权保护，都不得不避开这一点，所以在专利权属纠纷中，对于职务发明的认定才会有那么多条件。不能光想着企业的损失，否则员工要是受了不公平待遇，他又没办法自由选择职业，那他的人权怎么得到保护？
在新颁布的劳动合同法中规定了竞业禁止，这个规定以前在前科技部的规章中已经规定了，有的地方立法中也有（例如深圳），这次上升为法律。
但是竞业禁止并不是仅仅保护企业的，世界各地关于竞业禁止，往往都有三个基本条件：1、高层或核心人员，普通员工不适用（中国的有一个很不合适的兜底）；2、期限一般不超过2年，硅谷地区的是7到8个月，中国是2年；3、必须给与补偿，一般是正常工资的70%左右，中国的是50%。只有这三个条件都成立，才适用竞业禁止，否则不予支持的。
目前中国的立法过程中，企业，尤其是大企业，可以影响到立法，但是员工却没有代表，这样的立法过程，怎样才能保证公平？这是个问题。
前几天在深圳参加国家知识产权战略的研讨，主要是商业秘密保护，会上出现非常好玩儿的事情——上午的学者和法官们趋向于思考法律的衡平机制，强调保护商业秘密的同时保护员工的利益不受侵犯，抨击现有的商业秘密刑事保护；而下午的企业代表则强调目前的保护不够，希望加大保护力度，减轻企业举证责任——这对于软件企业而言，知识产权保护和竞争，确实是企业的生存根本，但是，为了一种企业，而制订适合于普罗大众的法律是否合适？可悲的是，深圳中院的法官和我接触到的立法者们，现在仍然局限在某些大企业的思路中————这是法律人的耻辱！