本贴终止 专利实务经验集

我是个初学者，我也提一个问题供大家讨论，在选择一个专利申请发明还是实用新型时的两种情况：
1，某专利（不是方法专利）本够资格申请发明专利，但后来申请了实用新型并授权，后来针对该技术做了改进，申请新的专利，那么这个专利是不是由于先前的那个专利也无法申请发明专利了，其创新性是否受到影响。

在专利实务中有时会对专利申请文件提出主动修改,有一次和审查员电话会晤后,审查员要求提交一个主动修改,结合自己的体会谈一下:
根据细则第第五十一条:
        发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。
       实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。
       申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当按照通知书的要求进行修改。
审查指南 第二部分 实质审查 第八章 第四部分 4.1审查的文本
         申请人在提出实质审查请求时，或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内，对发明专利申请进行了主动修改的，无论修改的内容是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，均应当以申请人提交的经过该主动修改的申请文件作为审查文本。
专利法第三十三条  :
      申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。
疑问的地方是：
        法第三十三明确说到修改的范围不得超出说明书和权利要求书记载的范围，而审查指南却说对发明专利申请进行了主动修改，无论修改的内容是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，均应当以申请人提交的经过该主动修改的申请文件作为审查文本。 这意思是否说在主动修改的过程是可以超出原说明书和权利要求书记载的范围？
查阅有关资料结合个人实际工作体会 回答:
        “应当以申请人提交的经过该主动修改的申请文件作为审查文本”并不能说在主动修改的过程是可以超出原说明书和权利要求书记载的范围。要超范围，审查员会基于主动修改的申请文件以法33驳回。换句话说，他们不可以不发出驳回通知，直接审查原始文本。
        以最新提交的文本作为审查基础一般是符合申请人意愿的，即使该文本不符合法规要求，审查员也不能随意认定其他文本作为审查基础。至于该文本存在不符合要求之处，审查员只要一一指出便是，如果新文本中仍然存在在先文本中的问题，审查员甚至可以直接发驳回决定。
        R51.1是文本确定原则是流程性地;A33是文本审查原则是实质性的;二者不矛盾。如果在审查员开始审查前申请人进行了多次的修改，那么审查员首先要做的就是确定审查文本，R51.1就是针对这个而言的
符合R51.1的两种情况的修改无论审查员是否愿意（比如增加了很多权利求，造成审查工作量巨大），都必须作为审查文本，这是强制规定，而不符合R51.1的修改文本，选择权就在审查员的手中，审查员可以选择其中之一进行审查，而无需考虑该文本是否是最后一次的修改文本，更多的考虑是该文本是否问题最少等，A33条是修改的实质内容审查，在确定了审查文本之后才开始审查A33，即该文本是否超范围。
       希望对大家有所启示。

我的专利实务经验总结

看propatent的“您的羊圈牢固吗”有感而发--专利撰写“从多到一，从一到多”

Propatent 在“您的羊圈牢固吗——论专利撰写时的保护强度”文章中所谈到的专利撰写的保护强度，实际上是从权利要求的保护范围的角度出发的，如何撰写出一个最难被他人规避、绕过的最大最强的保护范围。（这是专利保护中一个最重要的方面，但只是其中之一，对于代理人来说需要注意的不止是这一个方面，本文仅针对propatent谈到的这一方面）

本人看过这篇文章后，尤其是文中谈到的 “上位问题”以及“扩展问题”，我觉得：一份好的专利申请是“需要代理人和发明人的密切配合”，专利撰写是一个“从多到一，从一到多”的过程。

（一）很多时候，发明人给我们提供的内容 都只是一个或几个 具体的实施方式，代理人所必须具备的是从这些材料中找出 发明要解决的技术问题以及发明“实质“，并要能够大致判断该“实质”是否是有“创造性”的发明点，（很多时候，给的技术交底材料看上去就是一现有技术，得跟发明人沟通来发掘、来“套”发明点），再从具体实施方式中的 发明“实质”上升到 能够直接解决/实现 本发明所要解决的技术问题的 “发明构思”，撰写出一个最有保护力度（也就是最难被他人规避、绕过）、最大的保护范围的独立权利要求。
因此，代理人必须要具备 “从多到1”的能力，才能撰写出 最难被人侵权的独立权利要求。
（但实际上很多时候，代理人仅仅是根据发明人提供的“具体技术方案”，将其中的非必要技术特征剔除干净，并在保证不含有不能实施情况得到的—--独立权利要求，这样的话就仅仅考虑了“实施”的问题，当然这样写总之是“不会出错”的，但是太狭隘了：并没有从实现技术问题的角度、功能的角度 去深究 “发明实质”、“发明构思”。老实说，我刚学撰写的时候，也就是这么干的。）

就借用propatent举的那个例子，“假如某一个发明人是世界上第一个发明瓶盖的人，原有的所有盛水的容器都是敞口的。此时按照以上流程写专利的话，就会写出一种带有瓶盖的瓶子的技术说明书。但是朋友们，如果另外一个人发明了一个带塞子的瓶子，那么是否侵权呢？”
-----发明人的方案是 “ 容器的敞口（开口）部位设有盖子” 或者 “容器的敞口（开口）部位设有盖子或塞子”
但实际上 盖子、塞子都是具体的技术方案/实施方案。
-----发明人实际要解决的技术问题是 ：解决容器的敞口问题
------发明构思：设置一个部件能够使得容器内部与外界隔开
因此，基于发明构思的技术方案应该为 ”容器的敞口（开口）部位设有能够使得容器内部与外界隔开的部件“
发明构思不等同于 要解决的技术问题、也不等同于要达到的技术效果（若等同，就是纯功能），而是一个 能够 直接解决发明所要解决的技术问题 的“方案”

（二）至于撰写从属权利要求以及说明书（detailed description）, 实际上 绝大部分内容 是 “从1到多”，实际上也就是 lz所说的 技术的扩展。
而我认为，单凭代理人的力量，是很难做好“从1到多”的。当然一个具备了较接近“本领域技术人员”知识的代理人，能够做出一定量的扩展，但这样的扩展到底“对不对”、“能不能实施”、“是否足够”，只有 钻研过这项技术的发明人才有 发言权。
原则上来说，发明人应该主动向代理人提供 所做出的以及所能够推测出的足够的扩展。（一方面达到能够支持那个 最大的、最难被人侵权的保护范围；另一方面，公开尽可能多的进一步改进的方案，使得他人很难就进一步改进继续申请 “从属专利”，防止权力受限制；再者，有具体的方案，侵权判定时，变得更为容易。）但是，在实际操作的过程中，发明人都无法做到这一点。

（二）--A  如果发明人真的是做过很认真的、系统的研发（理论研究+实验验证），做过很多的尝试，做到提供扩展这一点是不难的。就像国外的一些案件，以及一些国内大公司的一些案件，权利要求写出好几十条，说明书能写出几十上百页，我想应该都是基于发明人做到了这一点的（至少是发明人主动配合代理人做到这点了）。

（二）--B  到目前为止，我很少碰到会主动扩展的发明人，很多时候，都是代理人给发明人提供多个扩展方向，鼓励发明人来扩展、进行理论推测，和/或者同时代理人基于自己所具备的理论来进行扩展并向发明人验证。
我个人感觉机械机构的案件，比较直观，从理论到实施的可预见性很强，所以扩展起来还是很容易的，就看发明人和代理人负不负责、肯不肯钻研了。
而化学方面的案件，能否实施、能否解决技术问题依赖于通过验证实验来反过来证明。很多时候代理人想自己依据理论扩展或鼓励发明人来扩展，但是发明人说：只知道自己的具体实施方式是怎么做的，只知道这样做效果好，其他的没做过，不知道能不能实施。----让我们觉得“上位”也不好，怕得不到支持；不上位，保护范围太小，就是保护几个具体的实施方案（几个具体的“点”）。
我们现在一般的做法是：只要是发明人（+代理人）不脱离要解决的技术问题进行的理论扩展得到的方案，我都会写到说明书中去（但是心里偶尔也会觉得有点虚）。

总而言之 ， 其实“从多到1”、“从1到多”就是哲学里面学的“ 从特殊到普遍”“再从普遍衍生到特殊” 。
“从多到1”，也即常说的“上位”，是代理人必须具备的素质，按哲学中的话，就是 “要能够透过复杂的现象（具体实施方案）看到本质（发明实质）”，代理人得有一双火眼金睛啊。
“从1到多”，需要发明人和代理人之间密切配合的才能做到，很多时候取决于发明人研发到了哪个程度以及申请人希望公开到哪个程度。
TRIZ和我提出的“从多到一，从一到多”，归根结底是一个道理。就使用而言，个人觉得 TRIZ对研发人员可能比较适用，而“从多到一，从一到多”更适合代理人。

看了一些前面的贴子，有一个说到实施例的数量和保护范围的，很有感触。我的一位老客户问过我一个问题，为什么日本人的申请动辄几十页，有的甚至上百页，为什么我的申请常常只有几页或十几页。我说，很简单，你去看看日本人的申请里有多少图纸，有多少实施例，你想想，你每次给我几张图纸，几个实施例。其实有的时候真的不是我们不想做好，很多时候是实际情况限制了我们，没法做好。就比如我的这位老客户，是个思想十分活跃的创新型老板，但他手下的技术人员总是跟不上他的趟，所以每次做他的案子都很累，我得先象个机械老师一样去审他们的图纸，有一次我手把手地教了十一次，他的技术员还没把六张图全改对，最后我发了一个大火。也许有人说有这个时候你自己早就改完了，可是你帮他改过第一次就会有第二次，最后就全是你的事了，这怎么可能呢？！再有就是要他们多出实施例，实施例不能是我编出来的呀，但是技术人员会出实施例吗？他们通常出不来，因为他们也很忙，或者根本不愿意去多想。哎~~~
干活了，不聊了。

我觉得做这一行一定要认真仔细，我的第一个案子是自己的实用新型，当时因费用紧张没能同时申请发明，现在很后悔，如果看效果，还需要做检索，费用不给减缓，不像实审费可以减缓。

大家好，我也来谈谈个人的代理实务的感受。
虽然我也拿到了代理人资格证，也看了许多专利方面的书籍，觉得自己懂得了很多，也非常喜欢专利代理这个行业，但是，当初次接触到写申请文件时，却发现不知从何着手，一件实用新型的申请文件，竞写了三个星期，当把自认为写的不错的文件给指导老师看时，却被他批评了一大通，不是这里不对，就是那里不对，当时心里好受打击哟，只好重新来，认真的理解审查指南里的真正含义，经过一百多个案件的锻炼，才真正发现，当初指导老师批评得非常正确，我非常感激他。
例个实例吧，我在写一个发明专利申请文件中，是一件关于医药方面的专利，主权项说的该药的技术方案是A，从属权项的技术方案是：A+B，虽然在说明书中全描述了主权项和从属权项的技术方案，但是在实验例中，却只举了A+B技术方案的实验，没有单举A的实验例，这样，就被指导老师批评了，现在我也清楚了，错误的原因就于：主权项得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定，是不能被授权的。通过这个案例，让我真正理解了怎样才能让权利要求得到说明书的支持。

看了这个话题，我也说几句。

第一次写 没有经验，虽然看了书，知道大概的样子。说明书权利要求等

等费了时间写出来，请高手一看，才知道根本没有它体现任何要求保护的内容。真正的必要技术特特征没有表达出来.从那时起，我才算体会到指南的真正含义-----解决问题的必要技术特征。

我是一个新人，刚刚涉足专利代理行业，也没有是么撰写方面的经验，但是面试单位过程中也遇到一些知识产权公司忽悠人的把戏，明明没有相关代理资格，也按照市价接些案子，以申请人的名义申请，反正那些申请人也不知葫芦里卖是么药，，，挺悲哀的

我已经进入事务所学习5个月了，刚开始写第一个案子的时候把我自己的所以想法啊，怎么改啊，如何写好啊 都写到里面了，因为我学的法指南什么的学的不太好，很想让领导指导一下 ，没有出完整的一套东西   结果呢 领导给一顿批 你写的是什么 你根本就没有思考  天地可见 我看了好几遍  。建议刚入门的要按正规的格式写，不会的可以先放着以后再改，一点点请教   出个完整的东西再让领导给改  呵呵 就这些

入行不久，也谈下迄今为止碰到的问题。
首先是流程上的问题：
1.打印附图是有讲究的，头一次，没有领悟前辈的意思，将图复制到画图里打印的，结果打印出的图都是锯齿形的，不合格。其次是方向错误，本人以前没接触过CAD制图，结果图的方位打的不对。
2.由于附图是一张张打的，页的标号都为1，起初总是忘记编号。
3.在打印请求书时，总是忘记查看费用减缓等复选框。第2页的请求书总是忘记填名称。
4.第一次去交材料，居然忘记了在右上角编号。而且说明书没有标题。我好紧张啊，犯了这么多错。
5.在递交发明专利时，递交了2份的提前公开请求书和实质审查书，其实只需一份。
总之，材料出去之前，要经过多次的仔细核对和查看，之后每次交完材料，我都会等待审查员手头上的事忙完，然后问他还需要改进哪些方面，这样，后面出错的几率也越来越小了。
其次是撰写上的问题：
1.我接的第一个案子就是发明的，发明人提供的材料不多，就一张纸。前辈说有难度，叫我多看看多学学再写。我就先把权利要求写了，第一次写的都是功能性的语言或者是操作的流程，那是我接触这行的第二天，给前辈批评了，叫我检索相关的专利，对照着写，可能是还没什么概念吧，我对照着相关专利，罗列了一大堆的部件，又给前辈批了一顿，连接关系没有描述，就是这样的一次次更正，我貌似入行了。
2.之后接到的都是一些简单的，比如夹具之类的案子，结构很简单，权利要求写起来就没那么吃力了，但是我又困惑了，那就是具体实施方式的撰写好难，这些案子的操作流程和原理很简单，实在写不出更多的实施例，但是前辈说了，特别是发明，说明书交上去了就不能更改了，所以，这块要尽可能的写的多，来支持权利要求的技术特征。这方面还是值得重视的。
3.对于附图的说明，对于附图是怎样的视图或者是描述的哪个部位，是主视图？是剖视图？是俯视图？等等。这类的描述总是不够准确，关键还是要了解案子的原理，以及多和发明人沟通。
目前共写了十几个案子，碰到的问题也越来越多，需要更多的学习，希望论坛有更多的实务。