本贴终止 专利实务经验集

我也来谈谈

2007年找了一家代理机构，撰写了一发明专利申请，设计化工领域，申请的是一种制备方法。在步骤中有一中间体鎓盐生成，但是该鎓盐在实际的工作中从来都没有提取出来。代理人在撰写时保护了该盐，当时我的疑问是：从未做过关于该盐的研究，很多物化性质都没有，到时候审查员会不会认为公开不充分？
很快，申请文件提交了，公开后进入实审，第一次审查意见通知书中指出说明书中未提及相关该盐的性质，需修改相关的权利要求，跟代理人交流之后，代理人跟审查员沟通，指出审查指南中并未说明对申请新的物质，并非需要提供新物质的理化性质。
就这样，过了几个月，国知局又以说明书公开不充分为由，驳回了该专利申请。
在化工领域，得到一个新物质并不是件容易的事情，但查阅了很多其他的化合物专利申请，也并没有提及相关的理化性质，其中就不知道是代理人的撰写水平问题还是审查员的业务水平问题了？最终倒霉的只能是申请人

和客户的沟通也是非常重要的，包括一些后续程序的衔接。例如缴费，有时候客户不仔细看转发 国知局文件，没有注意到时间，所以最好在发出缴费通知后再跟一通电话问问款交了没有？特别是新的客户，对程序还不了解或者私营单位老板自己打理一切的情况，常常顾不了那么多，需要格外关照他们。

说说我的经验和教训
第一，仔细。我在所里主要是做pct，因此是做校对和OA。客户来的文件一般是英文。但是原始公开有可能不是英文。因此，对英文翻译有疑问的时候一定要核实原文。我一次在做一个日本客户的案子是时候，发现表格中，对不同实施例的数据是一样的，但是在文字部分中描述的结果却不同。由于这件申请不是PCT。于是我核实了一下优先权文件，发现对方代理人在把日文译成英文的时候，不小心把表格中的数据搞错了。于是我给对方代理人报告了情况。对方回信的时候感激的不行了。
第二，还是仔细。一次在做OA的时候，一通陈述时修改了说明书和权利要求；二通没有修改；三通时又修改了说明书，结果忘记使用一通修改后的说明书了，犯错了。所以答复OA时最好是把各次OA都再看一次。
第三，虚心。多向前辈请教。每个客户的要求是不同的，前辈的经验很重要，多向他们询问能少走很多弯路。

在答复审查意见的时候要尽量建立和审查员的沟通。现在有些审查员直接在审查意见下面写上自己的电话，那就表明该审查员是欢迎你进行沟通的，遇到这样的情况尤其不要错过机会。我遇到一个发明，一通以创造性告知，答辩后，二通以同样理由只是口气更加严厉，意在驳回；本来是准备了更多证据证明我们有创造性的，但是递交前和审查员通了个电话，把准备递交的材料和补充意见口头申述了一下。审查员很委婉地说，这样还是不行，恐怕结果还是被驳回。但是补充的材料打动了审查员，说可以从原始递交的材料中抽提出另一个主题，修改权利要求。请注意是另一个主题啊，那就意味着审查员要重新检索了，这样的审查意见是不可能写在意见通知书里的。就这样我们双方都作出 重大妥协，但是挽救了一个发明。

说一个真事：曾有一次在专利局交申请费，核对收据是发现写了一个“审”字，幸亏当场纠正了过来。在整个专利代理过程中的任何细节都不要忽视。

说一点实际的吧，也是我最初几年犯过的错误：简单的有，委托书没有在发明还是实用新型，外观设计栏内做标记——补正，摘要附图里有多于一幅图——补正，摘要附图里的图也标记了图1或图2，权利要求书里有多于一个句号或者权利要求书里没有一个句号——补正。客户在修改到最后重新将原来的图整理了一下，摘要附图忘记用新图替换了，导致摘要附图竟不是说明书附图里的任何一幅附图——补正。有一次惊险的经历：交申请费时收据上竟然写了个“审”字，幸亏当时检查收据是核对完申请号、缴费人名称、缴费金额后扫了一眼缴费项目，这一看惊出一身冷汗，还好当场更正过来。请各位注意细节，专利局工作人员也有打盹的时候，自己的业务还是自己当心为好。

关于必要技术特征
我的教训，在写技术方案的我把我认为众所周知的部件没有写入到必要技术特征中去，而我的竞争对手得实用新型把该部件写入到技术特征中去，同时省掉了我们技术方案中的必不可少的一个特征（其实是必须的），经过咨询别人，要告别人还比较麻烦。所以现在觉得还不如多写个技术特征。

而且从申请文件又不必然得出——又不是修改超范围，要必然得出干嘛？
如果不写该特征也能够实现，就不用提

zjuzhumin wrote:
最近收到一个审查意见，让我心里很难过。
两年前刚工作时，写了一个专利，那时对权利要求的意义根本没有理解，就照着实施例写了我认为必要的技术特征，是一个比较小的范围，完全没有进行必要的上位概括。
现在审查员说，缺少必要技术特征，要提上来一个权利要求。我和审查员沟通了，我说不需要提也可以实现啊，还说了一些理由；审查员说，你这些理由没有写在说明书里面，而且从申请文件又不必然得出。总之就得提了才能授权，那么保护范围就小之又小了。
当初写的时候，是有负责人看过的，负责人说，写得没错，但是不好。我当时想，对就行了呗，就交上去了。现在觉得好对不起客户，很自责。
对于案子，还是要仔细推敲，虽然老板要求出活儿快，但自己心里不能潦草，每个案子都要好好分析的……[s:5][s:5]

首先，要具体讨论到保护范围的问题，肯定要根据具体情况，可能会从其中一个很小的细节找到很大的范围。但是，如果，细节都公开讨论了，就没有新颖性了。

其次，你写的权利要求，是现在大多数代理人，尤其是在企业里边从事专利工作的人，通常采用的写法。如此写法，即使你考虑的再周到，只是看过前序部分，就已经对权利人造成了莫大的损失。

还是真想获得保护的，那还是认真点，高水平的写一个文件吧。

还记得第一次撰写，撰写的题目我记得很清楚“汽车用多功能遮物板”，根据检索出的相关专利就开始客串，什么技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、具体实施方式，虽然都知道说明书有这些部分组成，但具体每部分该写什么却一头雾水；最难的就是权利要求书，那会都不知道这个技术方案保护什么，就模仿着写，扯东又扯西的，最后师傅一看，更是惊讶，怎么写成这个样子？不过现在我被领导调到检索了，但是我还想继续学习撰写，我很喜欢撰写，师傅不带我了，大的方向要模糊了，不知道该如何下手学，请大家给下建议。谢谢。