[专业问题讨论] 初审中三种专利的修改

2007-8-5 22:52
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指南P45 (I.I.7.4)
“根据专利法第三十三条的规定,申请人可以对其专利申请文件进行修改。但是,对专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
初步审查中,只有当审查员发出了审查意见通知书,要求申请人修改申请文件时,才需对申请人就此作出的修改是否明显超出原说明书和权利要求书记载范围进行审查。修改明显超范围的,例如申请人修改了数据或者扩大了数值范围,或者增加了原说明书中没有相应文字记载的技术方案的权利要求,或者增加一页或者数页原说明书或者权利要求中没有记载的发明的实质内容,审查员应当发出审查意见通知书,通知申请人该修改不符合专利法第三十三条的规定,申请人陈述意见或者补正后仍不符合规定的,审查员可以作出驳回决定。
在初步审查程序中,申请人根据专利法实施细则第五十一条的规定提出了主动修改文本的,审查员除对补正书进行形式审查外,仅需对主动修改的提出时机是否符合专利法实施细则第五十一条的规定进行核实。符合规定的,作出合格的处理意见后存档;不符合规定的,作出供实审参考的处理意见后存档。对主动修改文本的内容不进行审查,留待实质审查时处理。”

指南 P217 (II.VIII.4.1)
“审查员首次审查所使用的文本通常是申请人按照专利法及其实施细则规定提交的原始申请文件或者应专利局初步审查部门要求补正后的文件。
申请人在提出实质审查请求时,或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内,对发明专利申请进行了主动修改的,无论修改的内容是否超出原说明书和权利要求书记载的范围,均应当以申请人提交的经过该主动修改的申请文件作为审查文本。
申请人在上述规定期间内多次对申请文件进行了主动修改的,应当以最后一次提交的申请文件为审查文本。申请人在上述规定以外的时间对申请文件进行的主动修改,一般不予接受,其提交的经修改的申请文件,不应作为审查文本。审查员应当在审查意见通知书中告知此修改文本不作为审查文本的理由,并以之前的能够接受的文本作为审查文本。如果申请人进行的修改不符合专利法实施细则第五十一条第一款的规定,但审查员在阅读该经修改的文件后认为其消除了原申请文件存在的应当消除的缺陷,又符合专利法第三十三条的规定,且在该修改文本的基础上进行审查将有利于节约审查程序,则可以接受该经修改的申请文件作为审查文本.”

指南P237 (II. VIII. 5.2.1)
“然而,对于虽然修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定,但其内容与范围满足专利法第三十三条要求的修改,只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷,并且具有被授权的前景,这种修改就可以被视为是经审查员同意的、相当于按照通知书的要求进行的修改,因而经此修改的申请文件可以接受。这样处理有利于节约审查程序。”

发明的初审修改:(帮我判断我的理解对吗??)
对于主动修改,无论申请人提交的修改文本是否符合细则-51.1规定的时机,以及修改是否超范围,审查员均不做处理,只是作出相应意见后存档。
进入实审后,对于这些不符合修改时机的修改文本,如果修改消除了原申请文件存在的缺陷,满足法-33,则接受这些不符合修改时机的修改文本为审查文本。否则不予接受,仍以原来的文本作为审查文本。

对于按照审查意见通知书作出的修改,审查员需要对修改是否克服缺陷以及是否满足法-33进行审查,作出相应的决定。

但是对于在初审中没有按照审查意见通知书作出的修改,却也消除了原申请文件存在的缺陷且满足法-33的情况,指南中没有规定(II. VIII. 5.2.1规定好象只是针对实审修改的)。

对于在初审中没有按照审查意见通知书作出的修改,且修改没有消除缺陷的情况,指南也没有规定(修改文本不予接受,如果到期仍为提交符合的文本,申请视为撤回)。


指南P60-P61 (I.II.8.1-8.2)
“对于申请人的主动修改,审查员应当首先核对提出修改的日期是否在自申请日起两个月内。对于超过两个月的修改,如果修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷,并且具有被授权的前景,则该修改文件可以接受。对于不接受的修改文件,审查员应当发出视为未提出通知书。
对于在两个月内提出的主动修改,审查员应当审查其修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围。修改超出原说明书和权利要求书记载的范围的,审查员应当发出审查意见通知书,通知申请人该修改不符合专利法第三十三条的规定。申请人陈述意见或补正后仍然不符合规定的,审查员可以根据专利法第三十三条和专利法实施细则第四十四条的规定作出驳回决定。
对于按照通知书要求进行的修改,审查员应当审查该修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围以及是否按照通知书要求进行修改。申请人提交的修改文件超出了原说明书和权利要求书记载的范围的,审查员应当发出审查意见通知书,通知申请人该修改不符合专利法第三十三条的规定。申请人陈述意见或补正后仍然不符合规定的,审查员可以根据专利法第三十三条和专利法实施细则第四十四条的规定作出驳回决定。”

指南P77-P78 (I.III.6.3.1-6.3.2)
“对于申请人的主动修改,审查员应当首先核对提出修改的日期是否在自申请日起两个月内。对于超过两个月的修改,如果修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷,并且具有被授权的前景,则该修改文件可以接受。对于不接受的修改文件,审查员应当发出视为未提出通知书。
对于在两个月内提出的主动修改,审查员应当审查其修改是否超出原图片或者照片表示的范围。修改超出原图片或者照片表示的范围的,审查员应当发出审查意见通知书,通知申请人该修改不符合专利法第三十三条的规定。申请人陈述意见或补正后仍然不符合规定的,审查员可以根据专利法第三十三条和专利法实施细则第四十四条的规定作出驳回决定。
对于按照通知书要求进行的修改,审查员应当审查该修改是否超出原图片或者照片表示的范围以及是否按照通知书要求进行修改。申请人提交的修改文件超出了原图片或者照片表示的范围的,审查员应当发出审查意见通知书,通知申请人该修改不符合专利法第三十三条的规定,申请人陈述意见或补正后仍然不符合规定的,审查员可以根据专利法第三十三条和专利法实施细则第四十四条的规定作出驳回决定。”

实用与外观的修改:(帮我判断我的理解对吗??)
对于主动修改提出时机符合细则-51.2的情况,审查员应该接受此修改文本,视修改情况作出相应决定。
对于主动修改提出时机不符合细则-51.2的情况,如果修改消除了原申请文件存在的缺陷,满足法-33,则接受这些不符合修改时机的修改文本为审查文本。否则不予接受,仍以原来的文本作为审查文本。

对于按照审查意见通知书作出的修改,审查员需要对修改是否克服缺陷以及是否满足法-33进行审查,作出相应的决定。
但是对于在初审中没有按照审查意见通知书作出的修改,却也消除了原申请文件存在的缺陷且满足法-33的情况,指南中没有规定(个人认为应该可以接受)。
对于在初审中没有按照审查意见通知书作出的修改,且修改没有消除缺陷的情况,指南也没有规定(修改文本不予接受,如果到期仍为提交符合的文本,申请视为撤回)。
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8 个回复

倒序浏览
非比寻常  版主 | 2007-8-7 23:46:20

对三种专利申请的修改要求

对于发明的实审,审查指南规定:

“      如果修改的内容与范围不符合专利法第三十三条的规定,则这样的修改不能被允许。
  在答复审查意见通知书时,如果修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定,则这样的修改文本一般不予接受。
       然而,对于虽然修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定,但其内容与范围满足专利法第三十三条要求的修改,只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷,并且具有被授权的前景,这种修改就可以被视为是经审查员同意的、相当于按照通知书的要求进行的修改,因而经此修改的申请文件可以接受。”

上述审查原则,虽然在发明的初审、新型和外观的初审中并没有在《审查指南》中明确规定,但实践中也基本上是按照这一原则进行的。只是在发明初审中比较特殊一些,在发明的初审中,对于主动修改的内容不进行实质上的判断,而留待实审中再审查。
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非比寻常  版主 | 2007-8-7 23:48:00

发明的初审中的修改

在发明的初审中:

你总结的下述内容是正确的:

对于主动修改:
      无论申请人提交的修改文本是否符合细则-51.1规定的时机,以及修改是否超范围,审查员均不做处理,只是作出相应意见后存档。
进入实审后,对于这些不符合修改时机的修改文本,如果修改消除了原申请文件存在的缺陷,满足法-33,则接受这些不符合修改时机的修改文本为审查文本。否则不予接受,仍以原来的文本作为审查文本。

对于按照审查意见通知书作出的修改:
      审查员需要对修改是否克服缺陷以及是否满足法-33进行审查,作出相应的决定。


另外两个问题,应该按下述原则处理:

对于在初审中没有按照审查意见通知书作出的修改,却也消除了原申请文件存在的缺陷且满足法-33的情况,只要整个文件消除了审查意见中指出的明显实质性缺陷,或者补正通知书中指出的缺陷,并且符合法33条,这种修改是可以接受的。

对于在初审中没有按照审查意见通知书作出的修改,且修改没有消除缺陷的情况,这种情况应当属于可以驳回的情况。
非比寻常  版主 | 2007-8-8 01:13:49

实用新型与外观设计初步审查中的修改

实用新型与外观设计初步审查中的修改:

你总结的以下内容是正确的:

对于主动修改提出时机符合细则-51.2的情况,审查员应该接受此修改文本,视修改情况作出相应决定。
对于主动修改提出时机不符合细则-51.2的情况,如果修改消除了原申请文件存在的缺陷,满足法-33,则接受这些不符合修改时机的修改文本为审查文本。否则不予接受,仍以原来的文本作为审查文本。

对于按照审查意见通知书作出的修改,审查员需要对修改是否克服缺陷以及是否满足法-33进行审查,作出相应的决定。




以下情况的处理原则一般是这样的:

但是对于在初审中没有按照审查意见通知书作出的修改,却也消除了原申请文件存在的缺陷且满足法-33的情况,指南中没有规定(个人认为应该可以接受)。

这种情况可以视为主动修改,如果其修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷,并且具有被授权的前景,则该修改文件可以接受。但是该文件是否消除了审查意见通知书中指出的缺陷,还需要进一步判断。




对于在初审中没有按照审查意见通知书作出的修改,且修改没有消除缺陷的情况,指南也没有规定(修改文本不予接受,如果到期仍为提交符合的文本,申请视为撤回)。

这种情况一般的处理应当是这样:如果该答复是针对审查意见通知书作出的,则认为其没有消除通知书中指出的缺陷,可以进一步发出通知书或予以驳回。

你所说的上述“修改文本不予接受,如果到期仍为提交符合的文本,申请视为撤回”是发明实审中的一种特殊规定,不适用于新型和外观设计的审查。
chunfeng  注册会员 | 2007-9-14 05:52:13

Re:初审中三种专利的修改

(1)\"但是对于在初审中没有按照审查意见通知书作出的修改,却也消除了原申请文件存在的缺陷且满足法-33的情况,指南中没有规定(II. VIII. 5.2.1规定好象只是针对实审修改的)。

(2)对于在初审中没有按照审查意见通知书作出的修改,且修改没有消除缺陷的情况,指南也没有规定(修改文本不予接受,如果到期仍为提交符合的文本,申请视为撤回)。\"
此处的“在初审中没有按照审查意见通知书作出的修改”有两种情况,一是克服了通知书中的缺陷后,同时修改了其他缺陷;另一种是没有克服通知书的缺陷,但是也修改了其他缺陷。
因此,对(1)(2)也应该区别这两种情况的
chunfeng  注册会员 | 2007-9-14 06:05:15

Re:初审中三种专利的修改

指南 P217 (II.VIII.4.1)
“审查员首次审查所使用的文本通常是申请人按照专利法及其实施细则规定提交的原始申请文件或者应专利局初步审查部门要求补正后的文件。
申请人在提出实质审查请求时,或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内,对发明专利申请进行了主动修改的,无论修改的内容是否超出原说明书和权利要求书记载的范围,均应当以申请人提交的经过该主动修改的申请文件作为审查文本。“
”作为审查文本“是什么意思?是否要对该文本进行法33条的审查?如果修改超出范围了,则发出审查意见通知书让申请人重新修改吗?如果没有超范围,则继续进行实质审查吗?而如果范围缩小了,则根据不得反悔原则,不能再扩大保护范围了?
另外,发明专利初步审查中,可以提出主动修改吗?那么对发明专利,申请人可以提出主动修改的时间就有三个了,而不仅仅是细则51.1
chunfeng  注册会员 | 2007-9-14 06:09:55

Re:初审中三种专利的修改

就发明专利和实用新型、外观设计相比,前者是以主动修改的最后一次修改文本作为审查文本,而后两者则是要先进行法33条的审查。这有什么区别吗?是不是前者先确定审查文本,然后进行法33条的审查,而后两者先进行33条的审查,然后再确定是否作为审查文本呢?
非比寻常  版主 | 2007-9-19 07:11:15

Re:初审中三种专利的修改

《指南》此处所述的“作为审查文本”的含义是指,只针对该文本进行审查,除原始申请文件以外的,其它中间修改文本不再作为审查依据。你所设想的几种情况都对的。

发明专利初步审查中,不能提出主动修改。


chunfeng wrote:
指南 P217 (II.VIII.4.1)
“审查员首次审查所使用的文本通常是申请人按照专利法及其实施细则规定提交的原始申请文件或者应专利局初步审查部门要求补正后的文件。
申请人在提出实质审查请求时,或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内,对发明专利申请进行了主动修改的,无论修改的内容是否超出原说明书和权利要求书记载的范围,均应当以申请人提交的经过该主动修改的申请文件作为审查文本。“
”作为审查文本“是什么意思?是否要对该文本进行法33条的审查?如果修改超出范围了,则发出审查意见通知书让申请人重新修改吗?如果没有超范围,则继续进行实质审查吗?而如果范围缩小了,则根据不得反悔原则,不能再扩大保护范围了?
另外,发明专利初步审查中,可以提出主动修改吗?那么对发明专利,申请人可以提出主动修改的时间就有三个了,而不仅仅是细则51.1
非比寻常  版主 | 2007-9-19 07:17:59

Re:初审中三种专利的修改

三者都要先确定审查文本然后再开始审查内容。不过由于实用新型、外观设计的主动修改期限在前,因此一般都是等待主动修改期之后才开始审查,所以一般不再强调确认审查文本的事情。

发明的主动修改的情况要多于另外两种专利,并且其修改期限出现在审查中间阶段,因此指南中着重规定了确定审查文本的情况。


chunfeng wrote:
就发明专利和实用新型、外观设计相比,前者是以主动修改的最后一次修改文本作为审查文本,而后两者则是要先进行法33条的审查。这有什么区别吗?是不是前者先确定审查文本,然后进行法33条的审查,而后两者先进行33条的审查,然后再确定是否作为审查文本呢?
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