药学背景的代理人请进来

来学习一个抵触申请的案例，无效操作过程中进行全文对比而不仅仅对比权利要求．

发明创造名称  灯笼形节能荧光灯管  
决定号  WX7156 决定日  2005-5-11
委内编号   5W05514 优先权日   
申请（专利）号  02216587.8 申请日  2002-4-4
复审请求人   无效请求人  上海海龙光电科技有限公司
授权公告日  2003-3-12 审定公告日   
专利权人  钱金龙高剑萍 主审员  李卉
合议组组长  张度 参审员  张汉国
国际分类号  H01J61/30 外观设计分类号   
法律依据  中国专利法第22条第2款、第3款
决定要点  
    抵触申请只在确定发明或者实用新型的新颖性时才予考虑，在确定发明或者实用新型的创造性时，不予考虑，亦即抵触申请不能作为评价创造性的依据。  
全文
一．案由
    本无效宣告请求案涉及国家知识产权局于2003年3月12日授权公告的名称为“灯笼形节能荧光灯管”的实用新型专利权，其专利号为 02216587.8，专利权人为钱金龙、高剑萍，专利申请日为2002年4月4日。授权公告的权利要求书如下：
    “1、一种节能荧光灯管，由2－5个U形管经桥接组成，其特征在于每个U型管的两分支管弯曲成弧度形状，上端口处留有一段为直管，相邻两个U形管在上端口附近有接桥，整体成灯笼形状。
    2、根据权利要求1所述的节能荧光灯管，其特征在于各U形分支管的弧度形状为园弧形、近似园弧形、椭园形、近似椭园形之一种。
    3、根据权利要求1或2所述的节能荧光灯管，其特征在于每支弧状U形管的长度为70mm－150mm，管径为9mm－18mm。”
    针对上述实用新型专利权（下称本专利），上海海龙光电科技有限公司（下称请求人）于2003年12月1日向专利复审委员会提出了无效宣告请求，理由是本专利不具备专利法第22条规定的新颖性、创造性。并提交了作为证据的如下附件：
    附件1：本专利的公告文本；
    附件2：ZL 01253432.3号实用新型专利说明书，授权公告日：2002年8月14日（下称对比文件）。
    请求人认为，对比文件是一篇中国实用新型专利（ZL 01253432.3），其公开日是2002年8月14日，其申请日是2001年9月3日，早于本专利的申请日2002年4月4日，并且权利要求1的五点特征：2－5个U型管；桥接；U形管的两分支管弯曲成弧度形状；U形管上端有一段直管；整体成灯笼形状，在对比文件中分别找到了相对应的特征；权利要求2的附加技术特征“各U形分支管的弧度形状为圆弧形、近似圆弧形、椭圆形、近似椭圆形之一种”，已被对比文件公开，具体可见对比文件中“灯管单元弧度为圆球面或椭球面的曲率半径”部分， 因此权利要求1、2不具备新颖性，对比文件构成本专利的抵触申请文件。同时权利要求3请求保护的是每支弧度U型管的长度和管径，参数值的选择对于本领域技术人员来说是公知常识，因而权利要求3不具有创造性。
    经形式审查合格后，专利复审委员会受理了该无效请求，并将无效请求书的副本及附件转给了专利权人（以下称被请求人），要求被请求人在一个月内陈述意见。
    2004年2月3日，被请求人修改了权利要求书，并针对上述无效宣告请求作出答复，认为从对比文件的图来看其单个的灯管是V形的，而不是其所说的U形，两者具有结构、功能等上的差别；并且本专利是灯笼形，对比文件是球形或椭圆形等，因而对比文件不影响修改后权利要求的新颖性和创造性，本专利应维持有效。修改后的权利要求为：
    “1、一种节能荧光灯管，由2－5个U形管经桥接组成，其特征在于每个U形管的两分支管弯曲成弧度形状，上端口处留有一段为直管，相邻两个U形管在上端口附近有接桥，整体成灯笼形状，所述弧形为椭圆形或近似椭圆形之一。
    2、根据权利要求1所述的节能荧光灯管，其特征在于每支弧状U形管的长度为70mm－150mm，管径为9mm－18mm。”
    专利复审委员会本案合议组于2005年1月12日向双方发出口头审理通知，定于2005年3月1日在专利复审委第一口审厅举行口头审理，并随口审通知书向请求人转送被请求人的意见陈述书和修改后的权利要求书。
    口头审理如期举行，双方均出席了口头审理。口审中，双方当事人就上述证据所涉及的事实进行了辩论，并充分发表了各自的意见。
    在上述工作的基础上，本案合议组作出如下决定。
     
    二．决定的理由
    1、关于新的权利要求书
    被请求人在答复期限内对本专利权利要求书进行了修改，把权利要求2并入权利要求1中，将权利要求3作为权利要求2，属于对权利要求的删除和技术方案的删除，符合审查指南的规定，因此新的权利要求书是可接受的。下面，以新的权利要求书和授权公告的说明书及附图为基础进行评述。
    2、关于抵触申请
    根据专利法第22条第2款的规定，在一件专利申请的新颖性判断中，由他人在该申请的申请日以前向国家知识产权局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的同样的发明或者实用新型专利申请，损害该申请日提出的专利申请的新颖性。
    对比文件是葛葆珪于2001年9月3日向国家知识产权局提出申请，于2002年8月14日授权公告的实用新型专利，其公开了一种球形荧光灯，包括灯管和灯头，其所属的技术领域与本专利相同。
    本专利的权利要求1请求保护的节能荧光灯管含有六个技术特征：（1）2—5个U形管；（2）U形管经桥接组成，相邻两个U形管上端口附近有接桥；（3）每个U形管的两分支管弯曲成弧度形状；（4）U形管上端口留有一段为直管；（5）整体成灯笼形状；（6）两分支管弧度形状为椭圆形或近似椭圆形之一。
    对比文件公开的一种球形荧光灯与本专利属于相同技术领域，其主要包括有：（1）“灯管由若干单个灯管单元组成”，且附图2中可以看出灯管是由4个灯管单元组成的，它们的形状大致也为 U形；（2）“采用桥接的方法将它们互相连通…”，“灯管单元1之间以接桥2顺序相连”，从附图2中可以看出接桥2位于灯管单元的上端口附近；（3）“灯管单元1是以一定曲率半径的弧度并按球面展开，这里的曲面可以是球面或椭球面”；（4）附图1中可以看出，灯管单元1的一段留有一段直管；（5）“采用桥接的方法将它们互相连通成一个球形荧光灯”；（6）“灯管单元的弧度为圆球面或椭球面的曲率半径” （详见说明书第2页第12行－17行）。可见对比文件公开了 权利要求1的技术方案。
    综上所述，对比文件构成本专利的抵触申请，可以破坏本专利权利要求1的新颖性。
    需要说明的是，一、对于被请求人认为的从对比文件的图来看其单个的灯管是V形的观点，对比文件的说明书中并没有明确说明其是V形管的灯管单元，从对比文件的附图1和附图2中可以看出其端部也是有一定弧度的，将其看作是V形管比较牵强；况且，从图中可以很明显地看出，无论是本专利还是对比文件的灯管单元，都不是严格的平面U形，它们都是基本的U形管单元经过处理而成的一种横投影面为U形的立体形状，从这个角度来说两者的结构是相同的。因此，可以认为对比文件中的灯管单元也是U形；二、本专利请求保护的灯笼的形状在节能灯管领域并没有明确的定义，从常识来看其大致可以是球、椭球或类似球或椭球的形状，因而在对比文件中公开的“曲面可以是球面或椭球面”就可以无歧义地看作为已经公开了本专利的“灯笼形状”或与灯笼形状相对应的内容。
    本专利的权利要求2的附加技术特征有两个：（1）U形管的长度为70mm－150mm；（2）管径为9mm－18mm。对比文件的权利要求2公开了球形荧光灯管单元的管径范围，而在对比文件中没有有关U形管长度的限定，因而，对比文件不能够破坏本专利权利要求2的新颖性。
    由于抵触申请不属于专利法实施细则第三十条规定的现有技术，所以抵触申请只在确定发明或者实用新型的新颖性时才予考虑，在确定发明或者实用新型的创造性时，不予考虑，亦即抵触申请不能作为评价创造性的依据。
    具体来说，本专利中，权利要求2是从属于权利要求1的，由于对比文件不能够破坏本专利权利要求2的新颖性，因而对比文件就不能再作为评价创造性的依据继续使用，从而，权利要求2具有专利法22条规定的新颖性和创造性。
    综上所述，权利要求1不具有专利法第22条第2款规定的新颖性，权利要求2具有专利法第22条第2款规定的新颖性。
     
    三．决定
    宣告02216587.8号实用新型专利权部分无效，在被请求人于2004年2月3日提交的权利要求的基础上维持专利权，维持有效的权利要求书如下：
    “1、一种节能荧光灯管，由2－5个U形管经桥接组成，其特征在于每个U形管的两分支管弯曲成弧度形状，上端口处留有一段为直管，相邻两个U形管在上端口附近有接桥，整体成灯笼形状，所述弧形为椭圆形或近似椭圆形之一，每支弧状U形管的长度为70mm－150mm，管径为9mm－18mm。”
    当事人对本决定不服的，可以根据专利法第46条第2款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京市第一中级人民法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。

iptimes wrote:
新审查指南第二部分第3章(第146页)
审查员在检索时应当注意,确定是否存在抵触申请,不仅要查阅在先专利或专利申请的权利要求书,而且要查阅其说明书(包括附图)，应当以其全文内容为准。

新审查指南规定存在与立法宗旨不配套的可能吧？抵触申请就是为了防止重复授权。那么执行标准，只要能满足不重复授权就行了。如果执行审查指南上的标准，明显是超出了这个目的。

大家可以参照一下如下论文：
http://210.73.87.157/publication/200601/006.htm   
1．新颖性: 抵触申请

对此, 该决定做出了如下解释: 虽然在欧洲专利条约中将抵触申请视为现有技术, 但是从立法背景来看欧洲专利局采取的一贯作法是对抵触申请的作用加以限制, 其仅能够用来评价新颖性但不能用来评价创造性, 其目的是避免重复授权。

关于iptimes 和良心代理 的观点，在我看来，都很有道理，但好像两人各自强调了问题的一个方面。

    我认为应该这样理解：抵触申请是为防止重复授权的，同时也用于评价新颖性；判断是否重复授权时是比较在后申请与在先申请的权利要求，而评价新颖性时是在后申请与在先申请全文对比。 由于既要满足不重复授权又要满足新颖性要求，因此评价时应采取二者交集，即更严格的全文对比方式。
     所以iptimes引述指南的观点是正确的，但说的角度和良心代理的不同。

carnosol wrote:
关于iptimes 和良心代理 的观点，在我看来，都很有道理，但好像两人各自强调了问题的一个方面。

    我认为应该这样理解：抵触申请是为防止重复授权的，同时也用于评价新颖性；判断是否重复授权时是比较在后申请与在先申请的权利要求，而评价新颖性时是在后申请与在先申请全文对比。 由于既要满足不重复授权又要满足新颖性要求，因此评价时应采取二者交集，即更严格的全文对比方式。
     所以iptimes引述指南的观点是正确的，但说的角度和良心代理的不同。

新颖性采取全文对比是没错的，但是针对抵触申请是否适用还是值得商榷的。因为抵触申请本来就是评价新颖性时为了防止重复授权而设置的特例，其作用不能随意放大，随意放大会对申请人造成不公平。
当然，执行严格的标准有助于堵漏洞，也是不错的。如果不这样规定，没准就会有很多人钻空子，到处想办法弄没公开的“抵触\"申请来找空子申请专利了，呵呵：）
理论上讲，存在抵触申请而又权利要求不重叠的几率也是很小的。
以前还真的没对这个问题认真研究过，今天又学了点东西，谢谢iptimes了：）

良心代理 wrote:
当然，执行严格的标准有助于堵漏洞，也是不错的。如果不这样规定，没准就会有很多人钻空子，到处想办法弄没公开的“抵触\"申请来找空子申请专利了，呵呵：）
理论上讲，存在抵触申请而又权利要求不重叠的几率也是很小的。

您老人家想的真实际啊,佩服佩服~~
反正我还没遇到过类似的情况,仅凭想象乱说了一通,您别介意啊.
其实我真要感谢您才对呢,因为今年所里有几个人要参加代理人考试,他们说外面老师讲课的时候也说的是比对权利要求.于是又找了几个老代理人讨论,还是说比权利要求.所以最后翻出新指南和复审决定,总算统一了.

十分敬佩iptimes与良心代理的认真地精辟论述.
笔者十分同意在实务操作上用\'抵触申请\'应该是谨慎行事.同意031046991有新颖性.

专利ZL 021294615和ZL031046991公开的内容虽然属于同一技术领域及解决相同的技术问题，同属于治疗高血压药物类的胶囊剂型，但是：
权利要求的结构形式和具体内容相比较:
1)ZL021294615的权利要求1是一个由“主要由……”引出的开放式权利要求(半封闭实质上也属开放式):
“一种吲哒帕胺缓释胶囊，其特征在于：所述的吲达帕胺缓释胶囊主要由作为活性成分的吲达帕胺和包覆在活性成分外层具有缓释作用的缓释材料及药学上可接受的辅料以 0.5-3.0:5-20: 131-165的重量比配制成具有不同释放度的缓释微丸组合而成，缓释材料为丙烯酸树脂、羟丙基甲基纤维素、乙基纤维素、邻苯二甲酸醋酸纤维素和聚乙烯毗咯烷酮中的任意一种至四种；单粒胶囊中吲达帕胺的含量为 0.5-3.0mg。”

ZL031046991的权利要求1是一个范围很具体的封闭式的权利要求。具体是：
“一种吲达帕胺缓释胶囊，其特征在于它的重量组成是：
吲达帕胺       0.5-3.0%
聚维酮 K30        1.0-3.0%
EUDRAGIT RS 100    2.0-6%
空白丸芯       75-95%
癸二酸二丁酯   0.1-1.0%
滑石粉         0.5-3.0%
硬脂酸镁       0.01-0.5%
上述各组分的重量百分比之和为100%。”
2）两个专利中所述活性成分吲哒帕胺的组分和组分含量不同，特别是两个专利中对应组分的取值范围的端点并不一一对应。
3）专利ZL 021294615和ZL031046991说明书正文中对应公开的内容不相同。
4）专利ZL 021294615说明书实施例中公开的组分是吲哒帕胺、空白丸芯、蔗糖糖浆、乳糖、淀粉、  EUDRAGIT  RS100、滑石粉，进行组分和含量比较也不相同。
ZL031046991说明书实施例中组分是吲哒帕胺、空白丸芯、聚维酮K30、  EUDRAGIT  RS100、癸二酸二丁酯、硬脂酸镁、滑石粉，进行组分和含量比较也不相同。

欢迎拍砖!

根据以上讨论，建议如果有充分的准备，申请人和代理人要在说明书中公开尽可能多的实施方式，对在后申请造成新颖性的压力。