[实务/流程] 请教~驳回意见修改疑问

2010-7-9 23:54
26887
大家好,我是初涉代理行业的新人,工作中碰到了一些问题,望大家给与解答,谢谢!
  发明的权要1拥有技术特征A,B,在二通意见陈述中添加了C,随后审查员发来驳回意见指出C的修改超范围,我想删除C以A,B抗辩创造性,但是审查指南中指出:“修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围”,不符合规定。我这样处理审查员会否直接结案,或是我将从属权利要求D(其是B的下位概念)上提至权要1,权要1具备技术特征A,B,D,再以此抗辩是否符合上述规定?
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7 个回复

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asdk2  中级会员 | 2010-7-10 01:02:07

Re:请教~驳回意见修改疑问

如果你删除C,以A、B抗辩,倒是不会因扩大范围而不被接受,但是因为仅有A、B的技术方案已经过听证,如果抗辩不力可能会被驳回。

如果D是B的下位,那提上来以后应该是A、D吧?A、B、D是否又会超范围?请核对
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tjlionel  注册会员 | 2010-7-10 01:17:17

Re asdk2:请教~驳回意见修改疑问

非常感谢ls的解答。

       是这样的,申请文本权要1只有技术方案A,一通意见陈述加进了B,C(C于
说明书中总结得出),然后审查员认为C修改超范围给予驳回,请见审查指南-第二章 复审请求的审查-4.2 修改文本的审查-(1)  说是“修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围”,我以A,B直接抗辩会不会因为删除C,扩大了范围而不被接受吗?
tjlionel  注册会员 | 2010-7-12 17:25:21

Re:请教~驳回意见修改疑问

有哪位仁兄愿意解答一下的吗?
stone2010  新手上路 | 2010-7-12 20:17:09

Re:请教~驳回意见修改疑问

我认为指南对R61.1的解释:(1)“修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围”这样规定的目的是为了避免复审请求人不针对驳回决定进行修改。本申请虽然扩大了保护范围但是是针对驳回条款“修改超范围”进行的修改,应该没有问题吧。

另外不知道复审对R61.1要求是否严格?像指南对R61.1的解释(3)不允许改变权利要求类型,但为了克服新颖性或创造性,将产品改为方法或用途,应该也是允许的吧
shirleyinrain  注册会员 | 2010-7-12 21:41:51

Re:请教~驳回意见修改疑问

stone2010 wrote:
我认为指南对R61.1的解释:(1)“修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围”这样规定的目的是为了避免复审请求人不针对驳回决定进行修改。本申请虽然扩大了保护范围但是是针对驳回条款“修改超范围”进行的修改,应该没有问题吧。

另外不知道复审对R61.1要求是否严格?像指南对R61.1的解释(3)不允许改变权利要求类型,但为了克服新颖性或创造性,将产品改为方法或用途,应该也是允许的吧
个人认为,为了克服新颖性或创造性,将产品改为方法或用途而改变权利要求的类型,一般是行不通的。因为,如果产品本身无新颖性、创造性,那么产品与方法或用途之间则无单一性,而审查指南的372页明确说明,不允许将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求的。
所以,在产品本身无新颖性、创造性的前提下,通过改变权利要求类型而克服新颖性或创造性,最后的结果仍然是审查不接受。
tjlionel  注册会员 | 2010-7-12 22:00:16

Re:请教~驳回意见修改疑问

这样规定的目的是为了避免复审请求人不针对驳回决定进行修改。本申请虽然扩大了保护范围但是是针对驳回条款“修改超范围”进行的修改,应该没有问题吧。

这位仁兄的见解很有道理,很感谢,我准备在复审请求中按A、B答辩创造性。

有哪位同仁碰到过类似经历,望不吝赐教,谢谢!
stone2010  新手上路 | 2010-7-12 22:41:42

Re:请教~驳回意见修改疑问

shirleyinrain wrote:
个人认为,为了克服新颖性或创造性,将产品改为方法或用途而改变权利要求的类型,一般是行不通的。因为,如果产品本身无新颖性、创造性,那么产品与方法或用途之间则无单一性,而审查指南的372页明确说明,不允许将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求的。
所以,在产品本身无新颖性、创造性的前提下,通过改变权利要求类型而克服新颖性或创造性,最后的结果仍然是审查不接受。

如果合议组不接受不用考虑单一性,直接以不能改变权利要求类型为理由就可以了。

R61.1类似于R51.3,我认为接受也是可以的,但决定权在合议组,他横竖都有理,不知这种看法是否正确。
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