因独权的技术特征都已公开而无创造性,于是重新确定发明点,将某一实施例的技术特征加进独权,例如:原方法独权的技术特征是:口服药物、煎煮提取条件,说明书中公开了制粒的辅料及用量范围,实施例3是:以具体用量的辅料作底料进行一步制粒,最终制成胶囊剂,于是申请人将一步制粒、辅料作底料及用量范围加入到重新划界的方法独权中。但审查员认为原独权的技术特征如口服药物、制粒、辅料的用量范围是上位概念,而实施例的技术特征如胶囊剂、一步制粒、辅料的具体用量是具体概念,加入后就扩大了范围,不符合33条。难道增加了技术特征、缩小保护范围都不行,非要在原始申请文件中有同样技术方案的文字描述才行吗?怎么答复?望高手解惑!
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11 个回复

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良心代理  专利代理人 | 2009-8-4 20:16:50

Re:在独权中增加实施例中的技术特征,审查员说超范围?

难~~~~~~~~~
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archimedes  注册会员 | 2009-8-4 20:18:51

Re:在独权中增加实施例中的技术特征,审查员说超范围?

向权利要求中补入实施例中记载的技术特征的要求:
一个实施例通常记载多个技术特征,但是各个技术特征之间的联系的密切程度不同(其密切程度还是以本领域技术人员的角度要从发明点考虑),程度密切的几个技术特征姑且称为一个技术特征团。在补入技术特征时,应当将一个技术特征团整体补入,而不能拆分补入。

就lz的案情而言,我不清楚lz补入的是否是所说的技术特征团。如果不是,那么审查员的质疑就有一定道理;如果是,那就是审查员对A33的理解过于机械、教条。

由于审查员的权力,实在不能说服的话就只能复审了。
benson198458  版主 | 2009-8-5 02:43:21

Re:在独权中增加实施例中的技术特征,审查员说超范围?

说明书中没有你加入的那些个技术特征,确实不行
zls0  认证会员 | 2009-8-5 05:10:25

Re:在独权中增加实施例中的技术特征,审查员说超范围?

解决的办法:唯一的修改:
将包含整体发明技术方案(满足必要技术特征)的一个完整实施例作为新的权利要求(独权)递交,有可能被允许.
kevinlau  专利审查员 | 2009-8-6 03:45:09

Re:在独权中增加实施例中的技术特征,审查员说超范围?

是否能从原来得申请中直接地毫无异议地得出修改后技术方案呢?

口服药物、制粒、辅料的用量范围这些上位概念,是否可以分别直接地毫无疑义地得出实施例的胶囊剂、一步制粒、辅料的具体用量等具体概念?

不是这个领域得不太懂.
fanganbin  注册会员 | 2009-8-6 07:50:32

Re:在独权中增加实施例中的技术特征,审查员说超范围?

对医药领域比较熟悉,谈谈个人观点,欢迎拍砖:

一、原因分析
根据楼主介绍的情况,个人觉得审查员认为修改超范围的原因可能是技术特征加的不全面。
比如说,没有将剂型-“胶囊”的技术特征加入独权,那么,相关领域的技术人员根据原申请文件和公知常识并不能直接唯一的推出“辅料用量”、“一步制粒”等技术特征适合所有的“口服药物”,即不能直接唯一的得出新独权要求保护的技术方案,修改当然超范围!

二、解决途径
1、和审查员沟通,了解其认为超范围的具体原因,个人认为通知书中“上位”“下位’关系的理由比较”上位“,不够具体。
2、修改新独权,将实施例3作为要求保护的技术方案。
3、如果不同意审查员观点,从能”直接唯一得出“来争辩,争辩时可以结合公知常识,并不局限于原文件的记载。

三、关于楼主疑问的个人看法
1、”超范围“与”缩小保护范围“的关系
     个人认为,这属于两个范畴,两者之间并没有必然联系。缩小独权的保护范围并不意味着修改没超范围,反之亦然。

2、关于原文件必须完整记载新要求保护的技术方案。
     个人认为不一定,关键是看所属技术领域的技术人员能不能直接唯一的得出新的技术方案。比如说实施例中片剂包的是糖衣,但说明书中明确提到,”为了便于糖尿病人服用,片剂还可以包薄膜衣“,并披露了包薄膜衣的相关细节,那么,新独权里将加入”包薄膜衣“的技术特征就不是超范围,虽然新技术方案在原文件中并没有作为完整的方案记载。

       以上是个人观点,不当之处,欢迎拍转!
helz_heq  注册会员 | 2009-8-11 00:39:48

Re:在独权中增加实施例中的技术特征,审查员说超范围?

谢谢楼上各位。如果将实施例作为独权,保护范围太小,各个技术特征都只是一个点,没啥意义,因此正按照审查指南第二部分第八章5.2.2.1(1)的规定争辩不超范围。
harbon  新手上路 | 2009-8-11 01:10:08

Re:在独权中增加实施例中的技术特征,审查员说超范围?

你要考虑一点,加入特征后的技术方案,是不是在说明书中有揭示.不能光看技术特征是否被揭示.

我没有仔细看你举的例子,我只想举个更简单的例子:
两个实施方式,第一个:A+B+C,第二个:A+B+D,实际上A+B+C+D也行,但是你没有作为实施方式记载,你的权利要求是A+B,你现在要把C和D同时加进去,就是超范围,因为ABCD的技术方案是没有被揭示的。
helz_heq  注册会员 | 2009-8-13 00:51:22

Re:在独权中增加实施例中的技术特征,审查员说超范围?

harbon wrote:
你要考虑一点,加入特征后的技术方案,是不是在说明书中有揭示.不能光看技术特征是否被揭示.

我没有仔细看你举的例子,我只想举个更简单的例子:
两个实施方式,第一个:A+B+C,第二个:A+B+D,实际上A+B+C+D也行,但是你没有作为实施方式记载,你的权利要求是A+B,你现在要把C和D同时加进去,就是超范围,因为ABCD的技术方案是没有被揭示的。
实际情况和您举的例子有所不同。比照您的方式来说,申请人在说明书和权利要求书中的技术方案是A+B+C,在实施例中是a+b+c,其中a、b是A、B的下位概念,c是C数值范围中的一点,修改后的独权是A+b+C,审查员说b是B的下位概念,c是C中的一点,不能扩展到A、C。比如:在说明书和权利要求书中的技术方案是:口服制剂的制备方法,用15%~100%的辅料进行制粒;在实施例中是:用40%的辅料进行一步制粒,然后制成片剂;修改后的独权是:口服制剂的制备方法,用15%~100%的辅料进行一步制粒,其实就是用“一步制粒”对原始权利要求中的“制粒”作进一步的限定。审查员说将实施例中的一步制粒扩展到口服制剂的制备方法、将实施例中具体的40%辅料扩展到15%~100%是超范围。
实施例肯定要用具体概念和具体数值,而权利要求肯定要用上位概念和数值范围,如果以此来判定不能用实施例的技术特征来进一步限定权利要求,好像说不过去吧?
各位高手觉得应该怎么答复?
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