[专业问题讨论] 请教,关于权利要求的修改

2007-9-10 00:13
56877
杨老师,你好,对于权利要求书的修改部分看得有点乱,烦请解答:
1、审查指南第二部分八章4.7.2的最后一段,:如果全部权利要求都不具备新创性,则应当注意说明书中是否记载了与原独立权利要求属于同一个总的发明构思且具备新创性的其他技术方案,以便确定申请属于本章第4.10.2.2中所列的第(3)种情形还是第(4)种情形.
其中第(3)种属于\"虽然可以被授予专利权,但还存在较严重缺陷的情形”,这说明上述全部权利要求不具备新创性的情况下,有可能把与原独立权利要求属于同一个总的发明构思且具备新创性的技术方案写成新的权利要求对吗,但这种修改不是超出了原权利要求的范围了吗?
2、第二部分第八章5。2。1第五段中不能接受的修改:(2)改变了独立权利要求中的技术特征,导致扩大了请求保护的范围。还举例说明这种情况即使原说明书中有记载也不可以。
这样理解只要超出权利要求保护的范围似乎就不可以了。
3、上述2、中提到的(2)后面的(3)将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后的权利要求的主题,不能被接受。
这里提到了说明书中记载的缺乏单一性的技术内容不可以作为修改后的权利要求的主题。这是否与我的问题1中“一个总的发明构思且具有新创性的技术方案”有可能补到权利要求书中相对应呢?
可不可以这样理解:原说明书中有记载的技术方案,如果与权利要求书中记载的有单一性,可以补入的权利要求书中,如果没有单一性,则不可以修改为新的权利要求或补入权利要求书中。
如果一个产品发明没有新创性,在说明书中包括了产品的制造方法的技术方案,可以把方法权利要求补入到权利要求书中作为修改后的权利要求吗?
4、接在问题词的(3)后面的不能接受的(4):增加了新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。问题1中如果原权利要求没有新创性被删除,改成新的独立权利要求,不是属于(4)的情形吗?

不好意思,我的问题比较乱,总之,我不大明白修改不可以超出原权利要求书和说明书的范围怎么理解,请帮助我解释一下,方便的话举几个例子好吗,谢谢!
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非比寻常  版主 | 2007-9-10 22:07:02

Re:请教,关于权利要求的修改

你好,

你问的几个问题可以总结成一下两种情况:

1、如果修改是为消除审查意见通知书中的缺陷而做出的针对性修改,那么该修改只要符合法33条即可。这时允许出现修改超出原权利要求范围的现象出现,即问题1、4中的情况。

2、如果修改不是针对审查意见通知书中的缺陷而做出的,则一般情况下这种修改都不予接受,即使该修改符合法33条。这时也不允许出现修改超出原权利要求范围的现象出现,即问题2、3中的情况。

有关你的问题3里所提的最后一个问题,这种的修改是不能被接受的。


maycandy22 wrote:
杨老师,你好,对于权利要求书的修改部分看得有点乱,烦请解答:
1、审查指南第二部分八章4.7.2的最后一段,:如果全部权利要求都不具备新创性,则应当注意说明书中是否记载了与原独立权利要求属于同一个总的发明构思且具备新创性的其他技术方案,以便确定申请属于本章第4.10.2.2中所列的第(3)种情形还是第(4)种情形.
其中第(3)种属于\"虽然可以被授予专利权,但还存在较严重缺陷的情形”,这说明上述全部权利要求不具备新创性的情况下,有可能把与原独立权利要求属于同一个总的发明构思且具备新创性的技术方案写成新的权利要求对吗,但这种修改不是超出了原权利要求的范围了吗?
2、第二部分第八章5。2。1第五段中不能接受的修改:(2)改变了独立权利要求中的技术特征,导致扩大了请求保护的范围。还举例说明这种情况即使原说明书中有记载也不可以。
这样理解只要超出权利要求保护的范围似乎就不可以了。
3、上述2、中提到的(2)后面的(3)将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后的权利要求的主题,不能被接受。
这里提到了说明书中记载的缺乏单一性的技术内容不可以作为修改后的权利要求的主题。这是否与我的问题1中“一个总的发明构思且具有新创性的技术方案”有可能补到权利要求书中相对应呢?
可不可以这样理解:原说明书中有记载的技术方案,如果与权利要求书中记载的有单一性,可以补入的权利要求书中,如果没有单一性,则不可以修改为新的权利要求或补入权利要求书中。
如果一个产品发明没有新创性,在说明书中包括了产品的制造方法的技术方案,可以把方法权利要求补入到权利要求书中作为修改后的权利要求吗?
4、接在问题词的(3)后面的不能接受的(4):增加了新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。问题1中如果原权利要求没有新创性被删除,改成新的独立权利要求,不是属于(4)的情形吗?

不好意思,我的问题比较乱,总之,我不大明白修改不可以超出原权利要求书和说明书的范围怎么理解,请帮助我解释一下,方便的话举几个例子好吗,谢谢!
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yanchao0257  新手上路 | 2007-9-11 06:45:32

Re:请教,关于权利要求的修改

杨老师!有一点疑问。在原权利要求都没有新颖性时,可以把说明书中新的技术特征写成新的权利要求。但这个新的特征是不是应该与发明的主题相关?是否应该不改变原发明的主题。如果改变了是否是修改超出了原说明书所记载的范围??
如果上面的理解正确的话,新的技术特征在说明书中记载了有益的效果,写成了新的权利要求是否就可以了??是否可以改变发明的主题了??那么相应的说明书部分是不是也需要作出相应的修改??
非比寻常  版主 | 2007-9-11 21:28:43

Re:请教,关于权利要求的修改

你好,

你所说的情况,一般出现在答复审查意见通知书时。为了克服通知书中指出的缺陷,当增加了新的技术特征后,修改后的权利要求的主题应当和修改前的主题之间具有单一性。
在答复审查意见时,通常不允许变更主题名称,除非原主题名称明显错误,或者因为最接近现有技术的更改,使得原主题名称变得不适宜而进行的更改。

权利要求更改后,相应的说明书对应部分也要更改,更改的内容必须在原始申请文件中有明确记载。


yanchao0257 wrote:
杨老师!有一点疑问。在原权利要求都没有新颖性时,可以把说明书中新的技术特征写成新的权利要求。但这个新的特征是不是应该与发明的主题相关?是否应该不改变原发明的主题。如果改变了是否是修改超出了原说明书所记载的范围??
如果上面的理解正确的话,新的技术特征在说明书中记载了有益的效果,写成了新的权利要求是否就可以了??是否可以改变发明的主题了??那么相应的说明书部分是不是也需要作出相应的修改??
chunfeng  注册会员 | 2007-9-13 17:37:04

Re:请教,关于权利要求的修改

杨老师
你好
在第二部分第八章的5.2.1中,我的理解是,这部分的第五段和下面的(1)、(2)、(3)、(4)有密切的联系,第五段讲的是审查员发出了审查意见通知书,申请人不是针对审查意见通知书指出的缺陷进行修改时,应当不允许按下面(1)-(4)进行修改,但是我觉得(3)的关于自行车车把的例子在此处有些不妥,因为这个例子指出”经实质审查,权利要求限定的新式把手不具备创造性“,这说明审查意见是指出了缺陷的,因此针对该缺陷,”申请人作出主动修改,将权利要求限定为自行车车座“,这与第五段所讲的内容似乎不协调。假如说审查员没有指出该缺陷,而是其他缺陷,似乎这个例子就说得过去了。
请杨老师赐教
非比寻常  版主 | 2007-9-13 21:06:17

Re:请教,关于权利要求的修改

《审查指南》中还规定,在答复审查意见的修改中,不允许将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。
在自行车车把、车座的修改例子中,因为两者修改该前后的主题不同,因此是不能被允许的。
chunfeng wrote:
杨老师
你好
在第二部分第八章的5.2.1中,我的理解是,这部分的第五段和下面的(1)、(2)、(3)、(4)有密切的联系,第五段讲的是审查员发出了审查意见通知书,申请人不是针对审查意见通知书指出的缺陷进行修改时,应当不允许按下面(1)-(4)进行修改,但是我觉得(3)的关于自行车车把的例子在此处有些不妥,因为这个例子指出”经实质审查,权利要求限定的新式把手不具备创造性“,这说明审查意见是指出了缺陷的,因此针对该缺陷,”申请人作出主动修改,将权利要求限定为自行车车座“,这与第五段所讲的内容似乎不协调。假如说审查员没有指出该缺陷,而是其他缺陷,似乎这个例子就说得过去了。
请杨老师赐教
chunfeng  注册会员 | 2007-9-13 22:35:19

Re:请教,关于权利要求的修改

呵呵,同意杨老师关于上面的意见。可能我没表达清楚,我的意思是这个例子放在指南的这一部分有些不妥。
第二部分第八章的5.2.1的第五段和下面的(1)、(2)、(3)、(4)是指“修改方式不符合要求”的情况下不允许的修改。而这个例子是在“修改方式符合要求”(针对审查意见通知书指出的缺陷进行的修改)的情况下也不允许进行的修改吧?不知道这次是否表达清楚了,谢谢
非比寻常  版主 | 2007-9-18 06:08:42

Re:请教,关于权利要求的修改

对于“自行车车把、车座的修改例子”,指南中并未将其视为“针对审查意见通知书指出的缺陷进行的修改”。也可以这样理解,审查意见通知书指出的缺陷是针对原权利要求的,而这样修改并未消除原权利要求的缺陷而是增加了新的权利要求,不符合节省程序的原则(节省程序也是答复意见中需要遵守的原则),因而不认为其是针对审查意见通知书指出的缺陷而进行的修改。


chunfeng wrote:
呵呵,同意杨老师关于上面的意见。可能我没表达清楚,我的意思是这个例子放在指南的这一部分有些不妥。
第二部分第八章的5.2.1的第五段和下面的(1)、(2)、(3)、(4)是指“修改方式不符合要求”的情况下不允许的修改。而这个例子是在“修改方式符合要求”(针对审查意见通知书指出的缺陷进行的修改)的情况下也不允许进行的修改吧?不知道这次是否表达清楚了,谢谢
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