[专业问题讨论] 实审中修改的问题讨论

2007-8-5 22:57
75736
法-33:申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。 (判断我的理解对吗??)

对法-33应该理解为修改既不能超过原说明书,同时也不能超过原权利要求书的范围。
在修改的时候缩小保护范围是可以的。但是任何形式的修改,只要是扩大了保护范围都是不可以的。
在原说明书中记载的内容,如果加入权利要求书后,结果是使保护范围变小,这样的修改是可以的。如果加入权利要求书后,结果扩大了保护范围,虽然修改的内容在说明书中有记载也是不可以的(例如指南P244中的例1-例4)。
在原权利要求书中记载的内容,可以补入权利要求书。但补入如果仅仅是表达形式相一致,而权利要求书中记载的内容在原说明书中并没有体现,则这种修改也是不可以的。


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对于不符合单一性的修改和分案的问题:
一件申请,在说明书部分记载了技术方案A+B(符合单一性),但是权利要求书只保护A。在此种情况下,技术方案B是肯定可以提出分案的。
根据修改的原则,B由于没有在原权利要求书中记载,即使B与A有单一性而且B在说明书中有记载,B仍然是不能补入权利要求书的。如果要想对B进行保护,只能对B进行分案。
可是对B的分案申请仍旧享有在先申请的申请日,也就是说将A和B拆成2个专利达到的保护效果与将B补入原权利要求书中达到的保护效果是一样的。如果我的分析成立的话,那么对于这种符合单一性的补入为什么是不可以的呢?

继续引申,假如有另一申请人在同样的申请日提出了另一申请。他的说明书同样记载了A+B,可是他的权利要求书中要求保护的却是B。如果上面例子中分案的情况成立,势必要造成重复授权的情况。
无论是法-9和细则-13,他们都要求的是保护范围相同。因此两个申请人在同一申请日提出这样两个申请都是可以的。对于这种由于分案造成的重复授权应该如何处理呢?难道提分案的申请人在提分案的时候也要与另一个申请人协商看放弃谁的申请吗??
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指南P237-P238 (II.VIII.5.2.1)
然而,对于虽然修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定,但其内容与范围满足专利法第三十三条要求的修改,只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷,并且具有被授权的前景,这种修改就可以被视为是经审查员同意的、相当于按照通知书的要求进行的修改,因而经此修改的申请文件可以接受。这样处理有利于节约审查程序。但是,当出现下列情况时,由于不利于节约审查程序,即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围,也不能被视为是经审查员同意的修改,因而不能被接受。
(1) 删除独立权利要求中的技术特征,扩大了该权利要求请求保护的范围。
(2) 改变独立权利要求中的技术特征,导致扩大了请求保护的范围。
(3) 将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。
(4)增加了新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

从指南的话感觉上面(1)-(4)的情况都是针对答意见通知书时没有按要求的修改不可以被接受的情况。是不是应该理解为如果结果是消除了缺陷按通知书进行的上述修改,由于结果是扩大了保护范围,也是不可以的。

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指南P232
4.11.3.2 再次审查意见通知书的内容及要求
第一次审查意见通知书的撰写方式及要求同样适合于再次审查意见通知书。
申请人在答复审查意见通知书时提交了修改文本的,审查员应当针对修改文本提出审查意见,指出新修改的权利要求书和说明书中存在的问题。
申请人在答复时仅陈述意见而未对申请文件作修改的,审查员通常可以在再次审查意见通知书正文中,坚持先前阐述过的意见;但是如果申请人提出了充分的理由,或者出现本章第4.11.3.1节中所述的某些情形时,审查员应当考虑新的审查意见。

问题:这句话好象是说如果申请人未修改申请文件而只是陈述意见,申请文件中仍然存在指出过的缺陷。这时审查员可以在发通知书而不是直接驳回。
但是指南P230 “申请经申请人陈述意见或者进行修改后,仍然存在原审查意见通知书中指出过的、属于专利法实施细则第五十三条规定情形的缺陷的,在符合听证原则的前提下,审查员可以作出驳回申请的决定。” 二者好象不一样??


是不是可以理解为如果出现了只阐述意见而未对文件进行修改,虽然驳回的事实,理由,证据都没有变,并且也符合了听证原则,那么审查员是不是可以选择直接驳回或者再次发通知书两种处理方式呢??
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6 个回复

倒序浏览
非比寻常  版主 | 2007-8-7 00:45:13

专利法第三十三条(法33)修改范围的问题

有关专利法第三十三条修改范围,指的是说明书和权利要求书两者范围之和,只要该修改清楚地记录在说明书或者权利要求书内,即使修改后的权利要求与原权利要求相比扩大了保护范围,也是允许的。
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非比寻常  版主 | 2007-8-7 01:18:36

实审中修改范围的问题

实质审查中,对于修改的审查分为两种情况:

1、是申请人在主动修改期限内(发明提出申请求时、或者收到进入实审通知书的3个月内),则只审查该修改是否符合法33条。

2、如果该修改不是在主动修改期限内提出的,而是对审查意见通知书的答复,则同时审查修改是否符合细则51条3款和法33条。在答复审查意见通知书时,如果修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定,即使该修改没有超出法33条规定的范围,一般也是不予接受的。

对于上述第2种情况的修改,并不是完全以原权利要求的范围为准,只要该修改是为了消除审查意见通知书中指出的缺陷,则一般都是允许的,某些情况下该修改也是有可能超出原权利要求保护范围的(例如为了消除通知书指出的单一性缺陷时的修该)。
非比寻常  版主 | 2007-8-7 01:39:06

对于不符合单一性的修改和分案的问题

对于 “一件申请,在说明书部分记载了技术方案A+B(符合单一性),但是权利要求书只保护A的情况”

根据上贴中有关实审中的修改原则,可以看出,如果该修改是在主动修改期间提出的,则方案B是可以加到权利要求中的;如果该修改不是在主动修改期限内提出的,则方案B已不能再加到权利要求中。

对于可能出现的重复授权,一般都是在进入实审后,经过检索才会发现,所以在提出分案申请时,不存在让申请人协商的条件。只有经过实审后,当两件申请在其他方面都符合授权条件时,才会出现让双方当事人协商的情况。
非比寻常  版主 | 2007-8-7 02:04:43

Re:实审中修改的问题讨论

专利法第三十八条规定:“发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后,国务院专利行政部门仍然认为不符合本法规定的,应当予以驳回。”

根据上述规定,审查员在发出第一审查意见通知后,如果认为申请文件依然存在曾经指出的问题,就可以做出驳回决定,也就是说一通以后就可以驳回了。不过在审查实践中,为了照顾申请人的利益,往往发出二通后才会驳回,所以《审查指南》中才这样规定,审查员可以决定是否继续发出审查意见通知书或者发出驳回通知书。
starluan  中级会员 | 2007-8-14 08:01:22

Re:实审中修改范围的问题

非比寻常 wrote:
实质审查中,对于修改的审查分为两种情况:

1、是申请人在主动修改期限内(发明提出申请求时、或者收到进入实审通知书的3个月内),则只审查该修改是否符合法33条。

2、如果该修改不是在主动修改期限内提出的,而是对审查意见通知书的答复,则同时审查修改是否符合细则51条3款和法33条。在答复审查意见通知书时,如果修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定,即使该修改没有超出法33条规定的范围,一般也是不予接受的。

对于上述第2种情况的修改,并不是完全以原权利要求的范围为准,只要该修改是为了消除审查意见通知书中指出的缺陷,则一般都是允许的,某些情况下该修改也是有可能超出原权利要求保护范围的(例如为了消除通知书指出的单一性缺陷时的修该)

对于划线的这句话,我个人理解是不是不可以扩大保护范围呀!
首先,这时候是对审查意见通知书作出的修改,如果扩大范围,审查员势必要重新检索,增加工作量。
其次,指南p238页提到:“又如,本章第5.2.3.2节(1)的例1至例4中,即使这四种改变后的内容在原说明书中有记载,也不能被允许,因为这样的修改扩大了其请求保护的范围。”  
您能具体解释一下您举的为了消除通知书指出的单一性缺陷时的修改的例子吗?

对于答复时候修改是否可超范围的问题还是不很清楚!
非比寻常  版主 | 2007-8-17 03:48:38

Re:实审中修改范围的问题

你好,有关最后一个问题比较有代表性,因此另发新贴进行了回复,请参见此帖中的有关答复:

http://www.biopatent.cn/bbs/post/view?bid=21&id=101115&sty=1&tpg=1&age=0
starluan wrote:
对于划线的这句话,我个人理解是不是不可以扩大保护范围呀!
首先,这时候是对审查意见通知书作出的修改,如果扩大范围,审查员势必要重新检索,增加工作量。
其次,指南p238页提到:“又如,本章第5.2.3.2节(1)的例1至例4中,即使这四种改变后的内容在原说明书中有记载,也不能被允许,因为这样的修改扩大了其请求保护的范围。”  
您能具体解释一下您举的为了消除通知书指出的单一性缺陷时的修改的例子吗?

对于答复时候修改是否可超范围的问题还是不很清楚!
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