[涉外/PCT] 在先申请是在中国提出的PCT申请进入中国

2012-5-31 15:53
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PCT 申请要求一个在先中国申请的优先权,进入中国时这个在先申请已经授权,根据审查指南的规定,
对于在国际申请提出之后在先申请被授予专利权的情况,审查员也不处理其有可能造成在先与在后申请重复授权的问题;上述问题均留待后续程序中处理

以下是审查指南的摘录:
在先申请是在中国提出
国际申请要求优先权的在先申请是在中国提出的国家申请,对于优先权的初步审查,除本章第5.2.3.2节外,与其他国际申请的审查完全相同。
在先申请是在中国提出的,要求优先权的在后申请的申请人与在先申请的申请人应当完全一致,或者由在先申请的全体申请人将优先权转让给在后申请的申请人。未满足上述条件的,视为未要求优先权。
在先申请是在中国提出的,要求优先权的国际申请进入国家阶段,应当看作是要求本国优先权。对于在提出国际申请时,其要求优先权的在先申请的主题有专利法实施细则第三十二条第二款第(一)、(二) 和(三) 项所列情形之一的,审查员应当发出视为未要求优先权通知书。由于国际申请的特殊程序,审查员不按专利法实施细则第三十二条第三款规定对被要求优先权的在先申请作出处理;同样,对于在国际申请提出之后在先申请被授予专利权的情况,审查员也不处理其有可能造成在先与在后申请重复授权的问题;上述问题均留待后续程序中处理

请问,后续程序中会怎么处理?该PCT申请进入中国被看作要求的是本国优先权,而在先申请已经在中国授权,不存在视撤了。那驳回后面的这个进入中国的PCT申请吗? 还是,如无驳回理由,让申请人选择放弃在先申请的专利权?因为不可能重复授权。

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6 个回复

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香港专代人  专利代理人 | 2012-6-1 07:18:33
期待经手过类似案子的同行回答。
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毛丫  新手上路 | 2012-6-1 09:02:41
乍一看,似乎应当让申请人选择是否放弃在先申请,类似于发明和实用新型同时申请的状况,实用新型授权后,审查员在审查发明时会提出发明不符合专利法第9条同一发明创造只能授予一项专利权的规定,要求申请人选择是否放弃实用新型,如果申请人同意放弃实用新型则放弃声明会在发明授权的时候生效。

然而,在你讲的这个例子中,由于在先申请已经授权,进入国家阶段的PCT申请作为在后申请只可能享有的是本国优先权,请看审查指南关于要求本国优先权的规定:(3)在先申请的主题,尚未授予专利权。

由于上述第(3)款要求的时间判断基准为在后申请的申请日,因此也要看在后申请的申请日,即PCT申请的申请日,如果该申请日之前在先申请已经授权,则在后申请是不能享有优先权的,否则可以享有优先权,不存在选择问题。
香港专代人  专利代理人 | 2012-6-1 10:50:11
楼上,谢谢答复。但是,请再认真读我的帖子.

对于在国际申请提出之后在先申请被授予专利权的情况,
1.可否享有优先权,因为本国优先权规定中,已授权的专利不可以作为优先权基础的。
如果我问题的中的PCT申请 是可以享有优先权的,但是:

2.如何处理重复授权问题?
审查员也不处理其有可能造成在先与在后申请重复授权的问题;上述问题均留待后续程序中处理

我想问,会怎么处理?

我知道这问题不是一般的难,期待高手!
fipat  新手上路 | 2012-6-1 12:43:53
我的理解是等后续第三人提出无效,在无效过程中处理
robinliu5  中级会员 | 2012-6-1 13:11:40
首先,既然国内的已经授权了,为什么还要进入中国呢?是想延长保护期吗?还是进入的案子只享有部分优先权?

如果想延长保护期,应该与专利法的立法原意相悖,此招不可取;
如果进入的案子享有部分优先权的话,倒可以利用修改来解决重复授权的问题,但这样可能需要放弃掉那部分优先权。

这样的案子实践中少见,如果有遇到过此种情况的同仁,不妨介绍下国知局对此点的把握程度。
香港专代人  专利代理人 | 2012-6-1 16:20:14

回 robinliu5 的帖子

robinliu5:首先,既然国内的已经授权了,为什么还要进入中国呢?是想延长保护期吗?还是进入的案子只享有部分优先权?

如果想延长保护期,应该与专利法的立法原意相悖,此招不可取;
如果进入的案子享有部分优先权的话,倒可以利用修改来解决重复授权的问题,但这样可能需要放弃掉那部分优 .. (2012-06-01 13:11)
这是真实的案子,申请人的在先中国申请没考虑成熟就被原代理人申请提前公开了。后来申请人完善了发明,通过SIPO提炼个PCT 申请,他想知道可否再进入中国。

这个问题我在思博上也问了,那边的回答比较好些,http://www.mysipo.com/forum.php? ... mp;page=1#pid482089

你所引用的部分涉及的是进入国家阶段的初步审查。

所谓后续程序还有实质审查,参见审查指南的第三部分第二章5.6节。

适用审查指南的第二部分第三章第6节的规定。
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