[法规/论文] 请教各位大神,关于分案和优先权的使用

2011-7-18 00:36
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一件申请包括A、B、C3项发明创造技术主题,A记录在权利要求中,B记录在说明书中(未写入权利要求),C在说明书中有提及但未详述具体实施方法。

请问是否可以:

1、根据上述申请提分案申请,将B作为分案的权利要求?
通过阅读一些大神的文章,了解到实施细则42条的理解是:“一项申请包括多项发明、实用”指的是申请文件包括多项发明创造技术主题,申请文件当然不限于权利要求书,也包括说明书的记载;
实施细则43条的理解是:“在不超原申请记载范围的前提下,可提分案申请”,B在说明书中有明确记载。
有人举例是:在实务中,先申请漏了一条权利要求(说明书有记载),已超过修改期限,后通过分案申请成功挽救了。(审查之南第二部分第六章3.2:《分案申请应满足的要求》也无“说明书中的主题不得作为分案的权利要求”的相关表达)

2、根据原申请(上述1的分案申请的母案)要求优先权,并在在后申请的说明书中将C加以完善?
分案申请不会导致原申请撤回,原申请是首次申请因此可以要求优先权。
巴黎公约第四条(H)中有着明确的规定:“不得以要求优先权的发明的某些因素没有出现在原始申请的权利要求书中而拒绝优先权要求,只要该原始申请作为一个整体清楚地批露了这些因素即可。” 据此很多大神也都认可:要求优先权的在后申请,可以在说明书中,对原申请有所提及的内容,进行超出原记载范围的补充完善,只要补充完善的新增内容不写进权利要求就可以。(写进权利要求但不享优先权也可以)

3、根据上述2的在后申请提分案申请,将说明书中的C写入权利要求?
实施细则43条:“依则42条提分案,可保留原申请及优先权日,但不得超原申请记载范围”,因此要求优先权的在后申请也可分案申请,与上述1相同的理由,C可作为分案的发明创造技术主题。

一、上述1是为了确认:说明书中的技术方案可以作为分案的主题?
二、上述2、3如果没问题,那么就可以通过优先权和分案的组合使用,实现补充完善权利要求的目的,明显有失公平,因此其中一定有什么环节是错误的(我认为是分案只能采用权利要求书中的技术方案,这样就可避免我所描述的所有问题,但不确定,也没找到相关支持),恳请高人指点。
三、关于2的“优先权补充完善首次申请”可见:http://www.qikan.com.cn/Article/zgfl/zgfl200706/zgfl20070639.html
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3 个回复

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tzsu  认证会员 | 2011-7-18 00:44:25

Re:请教各位大神,关于分案和优先权的使用

补充:请教上述2的分案申请母案是不是不能作为要求优先权的原申请?
如果是,那就请考虑2、3时,把1忽略。

巴黎公约第四条(H)中有着明确的规定:“不得以要求优先权的发明的某些因素没有出现在原始申请的权利要求书中而拒绝优先权要求,只要该原始申请作为一个整体清楚地批露了这些因素即可。” ——引用错误,也请忽略,呵呵(我写了后面就忘了前面)
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lihaier_1231  游客 | 2011-7-18 22:32:00

Re:请教各位大神,关于分案和优先权的使用

2、根据原申请(上述1的分案申请的母案)要求优先权,并在在后申请的说明书中将C加以完善?

我觉得问题出在这里。要求优先权的内容,不能超出在先文件的表述范围。也就是说,在后申请虽然申请的主题没有变化,但是实际上完善了技术资料(指南164页新颖性部分),那么,完善的部分是不能享受优先权的。

如果以在后申请为母案做分案申请,那么,分案的时间也是在后申请的实际提交时间。是跟最原始提交的资料不是同一天的。
tzsu  认证会员 | 2011-7-19 01:26:03

Re:请教各位大神,关于分案和优先权的使用

谢谢,我觉得您说的很对!是我一时钻了牛角尖才想出这么一个怪问题……呵呵
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