[专业问题讨论] 符合单一性权利要求的替换

2007-10-4 06:20
54372
如果经过检索后审查员认为所有的权利要求书都没有新颖性或创造性,但是发现说明书中记载了与原权利要求之间有单一性的发明,则也应该不允许申请人在答复审查意见通知书的时候将此仅在说明书中记载的发明作为独立权利要求去替换原权利要求。

但是在指南P190和P238页的两句话的说法很值得推敲:

P190:
分案的情形:在修改的申请文件中所增加或替换的独立权利要求与原权利要求书中的发明之间不具有单一性。

为什么单单只说不具有单一性才提分案呢?
如上面所述的这中情况,很显然是从说明书中找出具有单一性的权利要求进行替换,但是在答OA时,这样的修改也还是不允许的,也还要提分案。指南为什么不说这种情况呢?

P238:
不允许的修改:将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题

意见同上,为什么单单只说不具有单一性才提分案呢?
也是很显然从说明书中找出具有单一性的权利要求进行替换,但是在答OA时,这样的修改也还是不允许的,也还要提分案。指南为什么不说这种情况呢?

另外:
指南P228:
申请由于不具备新颖性或创造性而不可能被授予专利权的,审查员在通知书正文中,必须对每项权利要求的新颖性或者创造性提出反对意见,首先对独立权利要求进行评述,然后对从属权利要求一一评述。但是,在权利要求较多或者反对意见的理由相同的情况下,也可以将从属权利要求分组加以评述;最后还应当指出说明书中也没有可以取得专利权的实质内容。

审查员为什么还要指出说明书中是否有可授权的内容呢?
是不是应该理解为:如果审查员在说明书中找有没有对比文件没有公开的技术特征,则不属于“不可能被授予专利权的”。如果有会告诉申请人将此技术特征补入权利要求书以克服新颖性和创造性的缺陷呢?
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2 个回复

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jjove  专利工程师/助理 | 2007-10-4 23:52:14

Re:符合单一性权利要求的替换

不可以。

依据E.2-8-5.2.1(4)
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非比寻常  版主 | 2007-10-7 05:55:45

Re:符合单一性权利要求的替换

对于这个问题,完整的表述应当如下:

对于在说明书及其附图中公开的对该申请的主题作进一步限定的其他实质性内容,申请人在修改权利要求时(包括答复审查意见时),可以把它们补充到权利要求中;对于在说明书中记载的那些与权利要求限定的技术方案之间不具有单一性的发明内容,不允许通过修改的方式将这些内容作为申请请求保护的主题写入权利要求书中。
此外,在答复审查意见时,还不允许增加在原权利要求书中未出现过的技术方案作为新的独立权利要求。



starluan wrote:
如果经过检索后审查员认为所有的权利要求书都没有新颖性或创造性,但是发现说明书中记载了与原权利要求之间有单一性的发明,则也应该不允许申请人在答复审查意见通知书的时候将此仅在说明书中记载的发明作为独立权利要求去替换原权利要求。

但是在指南P190和P238页的两句话的说法很值得推敲:

P190:
分案的情形:在修改的申请文件中所增加或替换的独立权利要求与原权利要求书中的发明之间不具有单一性。

为什么单单只说不具有单一性才提分案呢?
如上面所述的这中情况,很显然是从说明书中找出具有单一性的权利要求进行替换,但是在答OA时,这样的修改也还是不允许的,也还要提分案。指南为什么不说这种情况呢?

P238:
不允许的修改:将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题

意见同上,为什么单单只说不具有单一性才提分案呢?
也是很显然从说明书中找出具有单一性的权利要求进行替换,但是在答OA时,这样的修改也还是不允许的,也还要提分案。指南为什么不说这种情况呢?

另外:
指南P228:
申请由于不具备新颖性或创造性而不可能被授予专利权的,审查员在通知书正文中,必须对每项权利要求的新颖性或者创造性提出反对意见,首先对独立权利要求进行评述,然后对从属权利要求一一评述。但是,在权利要求较多或者反对意见的理由相同的情况下,也可以将从属权利要求分组加以评述;最后还应当指出说明书中也没有可以取得专利权的实质内容。

审查员为什么还要指出说明书中是否有可授权的内容呢?
是不是应该理解为:如果审查员在说明书中找有没有对比文件没有公开的技术特征,则不属于“不可能被授予专利权的”。如果有会告诉申请人将此技术特征补入权利要求书以克服新颖性和创造性的缺陷呢?
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