我个人的一点粗浅看法，有点强词夺理，时间紧任务重，写的比较粗糙，大家一起讨论啊，呵呵：）
专利法中有关说明书公开不充分的条款是专利法实施细则规定的宣告专利权无效理由之一，但在具体操作时，并不一定能够得到预期的效果。其中一个重要的原因就是在具体案件审理过程中，由于专利说明书和权利要求书一般是作为专利文件的组成部分同时提交给审查员或者审判员的，并且两者所记载的内容是相互关联的，在思维习惯的影响下，审查员或审判员在判断说明书是否公开充分的时候经常在有意无意中将权利要求书所记载的内容考虑在内。
专利法第二十六条第三款有关说明书公开不充分具体条款为“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图”。对其进行剖析可知，可以用于无效专利权的有关说明书公开不充分条款的主体应该是独立存在的专利说明书所记载的内容，而不应该是专利说明书和权利要求书所记载的内容，更不应该是全部专利申请文件所记载的内容。由于在具体诉讼过程中，专利无效请求方及其代理人常常把公开不充分理由的辩论重点放在公开是否充分上，而忽视了专利法所要求的“说明书公开充分”的主体问题。由于这一疏忽的存在，会导致其诉讼以失败而告终。
那么，如何确定在判断说明书是否公开充分的时候有没有引入权利要求书的内容呢？笔者认为，比较简单的办法就是，把判断结论中所采用的权利要求书记载而说明书未记载的内容去掉，再来看这个判断结论是否站正确，如果仍然是正确的，那么就应该说在考虑说明书是否公开充分的时候没有引入权利要求书记载而说明书未记载的内容，反之亦然。
下面以94192386．X号发明专利（伟哥专利）无效案为例具体说明。北京市第一中级人民法院针对94192386．X号发明专利无效案，于2006年6月2日下达了（2004）一中行初字第884号行政判决书，判决理由主要内容如下：“本专利说明书是以递进的方式分别给出了第一级至第五级化合物范围，本领域技术人员可以自然地理解所谓优选级别的确定应当是与发明目的的实现密切相关的，标准应当是一致的，也就是说特别优选的个别的本发明化合物即第五级化合物的治疗效果是最佳的。本专利说明书中记载了一种特别优选的化合物的体外试验，并发现它们是对cGMP有专一性的PDEv的很强的选择性抑制剂，同时，说明书还记载了体内临床试验结果，即一种特别优选的化合物诱发了阳萎男性的阴茎勃起。尽管此级化合物有100多种，而说明书在此并未明确是哪一种具体的化合物得出了上述结果，但是应当注意的是，一般情况下，说明书中给出的具体化合物的数据或试验结果是由效果较好的化合物得出的。由此可知，较优选的第四级化合物具有体外和体内活性。第五级化合物作为说明书给出的最优选级别，其中的9种化合物结构相似，其药理学活性应当是近似的，因此，本领域技术人员确认作为这9种化合物之一的本专利权利要求化合物具有说明书所述的治疗效果是合乎情理的，而无需进一步花费创造性劳动。专利复审委员会在第6228号决定中认为治疗效果与第五级化合物以及权利要求化合物缺乏关联，从第四级化合物中筛选和确认权利要求化合物具备治疗效果需要付出创造性劳动忽视了上述情况，理由不充分，本院不予支持，其在上述判断的基础上认为本专利不符合专利法第二十六条第三款的规定是错误的，故该决定应予撤销。”由这段内容可以看出，支持其判决的重要依据是审查员根据专利文件得出的“本领域技术人员确认作为这9种化合物之一的本专利权利要求化合物具有说明书所述的治疗效果是合乎情理的，而无需进一步花费创造性劳动”的结论。由这个结论中的“本专利权利要求化合物”的文字可以看出，正是由于在判断说明书是否公开充分的过程中引入了权利要求书所记载的内容，审判员才得出了上述不利于无效请求方的结论。因为这一对专利法中有关说明书公开充分条款所对应主体范围的扩大恰巧可以用于弥补94192386．X号发明专利说明书本身所存在的缺陷。如果把审判员的判断结论中所采用的权利要求书记载而说明书未记载的内容去掉，即变成了“本领域技术人员确认作为这9个化合物之一的化合物具有说明书所述的治疗效果是合乎情理的，而无需进一步花费创造性劳动”，这个判断结论很明显是站不住脚的。
笔者认为，判决书中所说的“无需进一步花费创造性劳动”的情况仅限于“本领域技术人员确认作为这9个化合物之一的本专利权利要求化合物具有说明书所述的治疗效果”，而不适用于“本领域技术人员确认作为这9个化合物中哪一化合物具有说明书所述的治疗效果”。在未经进一步筛选的情况下，本领域技术人员仅根据本专利的说明书不能“毫无疑义”的推导出其说明书记载的试验例所确定的能治疗阳痿的化合物是哪一种。也就是说，如果本领域技术人员想要确认本发明试验例所用的化合物具体是哪一种，需要进行重新筛选，而既然需要经过试验筛选，就必然会需要技术人员付出创造性劳动来设计试验过程并对试验结果进行判断。而《审查指南》中对“以所属技术领域的技术人员能够实现为准”的解释为“是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，不需要创造性劳动，就能够再现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果”，也就是说，94192386．X号发明专利说明书所公开的内容是不足以满足专利法第二十六条第三款有关说明书公开不充分具体条款中“以所属技术领域的技术人员能够实现为准”的要求的。
针对这种情况，专利无效宣告请求方及其代理人在以专利法第二十六条第三款有关说明书公开充分的规定为理由请求宣告专利权无效的时候，应该特别注意提醒审查员和审判员专利法中有关说明书公开充分条款的主体问题，以避免审查员或审判员忽略这一问题而作出对请求方不利的决定和判决。 |
