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张玲玲——商标司法与商业言论(北理工实务沙龙发言)

大副| 2017-6-29 10:54| 查看: 7648| 评论: 0

摘要: 张玲玲,知识产权博士后,法学博士。2014年11月任北京知识产权法院法官。2015年,张玲玲法官全年共收案430件,结案266件,结案量位居全院第三,多宗案件被列为经典案例。张玲玲法官先后撰写学术论文30余篇,撰写的学 ...

张玲玲,知识产权博士后,法学博士。2014年11月任北京知识产权法院法官。2015年,张玲玲法官全年共收案430件,结案266件,结案量位居全院第三,多宗案件被列为经典案例。


张玲玲法官先后撰写学术论文30余篇,撰写的学术论文《网页快照服务提供者侵害著作权问题研究》获得2014年中国知识产权研究会优秀论文,并入选2015年《中国版权年鉴》。2015年入选北京十百千人才,任北京理工大学兼职教授。


以下为张玲玲法官在汉德信北理工实务沙龙中的分享。

今天主要想给大家聊一聊商标司法与商业言论这个话题,这个话题确实非常宏大,但是一篇博士论文也足够了。所以我今天也是以2015年新发生的一些典型的案例,大部分是我们院审理的,也大部分是我个人审理的案例来做一个切入。给大家谈一谈我个人的一些体会,可能谈不上理论渗入,请各位老师多指教,也能给我们在司法实践中有一个更高的指引。


那么我想首先跟大家谈的就是商标司法的一个基本原则,我们其实作为一个法官,我们在办案合理具体个案时一个宏观的指引,还是要清楚知道,这样一个部门法也好,到底需要指引案件走向哪里?也就是说,我们商标司法的基本原则是我们指导在个案判断时的一个指导思想。


那么首先保护商标是一个原则,大家都知道,在强调知识产权加大保护力度的同时,商标权也是应该加大保护的。但同时,由于商标的模糊性,所以保护的范围和程度都有一定的弹性。那面对这个弹性的时候,最底下的就是司法的可裁量性,可能我们在很多案件,是大家有一定共识的,但是有些案件是可以大家深论的地方,往往在这个地方,更能体现司法的裁量性和基准度。


那么我们在考虑原则、具体法条之外,司法政策导向也是我们在具体个案中判断时非常重要的一个指导因素。那么对商标司法,现实导向是加强权利保护,划清市场界限,留足创立空间,营造发展环境,这是基本的一个导向。那么同时这样的导向是要营造四个“有利于”这样的发展目标,在这样的指导下,我们法官结合具体的法律规定以及案件事实,开展司法审判。


那么首先商标侵权的法律依据,这个大家都比较熟悉了,老师更熟,同学们也比较熟。第二条还是较多的,那么想在商标侵权判断时,一些基本的要素,这个商标性使用,新的《商标法》第48条中明确,从实施条例中拿到了法里面,这也是你们很多案件在判断商标侵权的一个前提要件,不是商标性使用,是不是构成一个商标性的使用?


那这里也是我们要谈论商业言论自由的一个重要的角度,就是如果说有些我们仅使用商标词汇的情况下,没有供应商的使用,那这时候社会公众应该掌握的社会资源。那在商标性适用性情况下,我们才会落到商标权利的保护范围。那么同时我们再看看商标侵权时,一定会考到商品或服务的类似,这个司法解释有明确规定。


但是这里有一个问题在哪?就是商标和服务的类似与商标性质的判断。司法之前是没有混淆要件的,当时司法解释是将混淆要件纳入到了商品或者服务类似,也纳到了商标近似。但是司法之后,将混淆作为一个独立的侵权要件之后,我们在判断商品或服务类似时以及商标近似时,是否还应当再考虑混淆?这是目前有不同的观点的一个地方。我们在实践中也尝试或者在摸索,这个混淆要件是最终的一个判断标准,还是在各个环节贯穿中都应该将混淆考虑进来的?


那么我们看一下商标的使用,其实我想重点说非商标性使用,因为这里我们现在想要谈的就是说商业言论自由和商标性侵权之间的关系。那么在判断非商标性使用时,《商标法》59条第一款是做了这样一个规定,其实我个人觉得,这可能就不是一个商标性使用。所以谈到一个重要问题,商标使用是在59条第三款更恰当一些。


那么同时看一下11条,这11条和59条是一个相呼应的两条文,但是在不同的程序中设置的。11条,我们是在商标注册时,将这三种类别所谓的标识,不应当作为商标注册。当然还有第二款,除非经过使用或者前提性。


那么看一下AA拼车AA拼车这个案子,这案子是去年我审的,那这个情节比较简单,就是一个公司将AA拼车,包括它的拼音AA拼车注册在42类计算机软件设计上,包括程序开发、数据交换等。他向法庭提交了很多使用证据,都是在拼车软件上,大家现在都用各种软件,包括滴滴打车,包括各种拼车,当时可能像还没有拼车的情况下,他是专门做拼车的,这叫AA拼车。商标局是没给注的,驳回了他的理由,认为首先他是和引证商标一、二两个公司相似了,另外认为他直接是用在指定的服务上。


请注意,这里没有两个公司,这里只是一个商标申请阶段。但是在驳回的理由中,涉及到一个理由认为他直接表述了产品的服务特点,另一个理由是认为他和引证商标一二构成类似。这个四审也是同样的结论,现在看一下法院,其实这案子在审理特别纠结,首先我们看一下是不是符合《商标法》11条一款二项?就是直接描述服务内容。


如果说严格的从计算机软件设计这样一个服务来看,AA拼车。如果这个计算机软件是一个非常大的概念,你可以做各种软件,那么可能它的一个用途就可以做一个拼车的软件。但是从他提交的证据来看,他其实对于其他的都不是重要的,主要是为了做一个拼车软件。那这时候就要想到,如果说给他注了这个商标,那么如果他真的用在拼车软件上,消费者会觉得他改变描述一个服务的功能,确实是有这个描述;如果不用,反而会起到一种错误的指引,让大家觉得这个软件和拼车有什么关系。


所以,最后我们还是考虑到AA拼车这样一个词汇,本身就是用了AA这种互相平分,拼车就是直接用汉语和拼音词汇描述了这样一个功能,属于一种用描述性语言来指示这种产品的一个内容。在这种情况下,我们更多的是考虑了社会公众以及第三方使用词汇的自由程度,所以就还是坚持了四审的决定,没有给他注册。当然这个案子还有一个音标(音)的问题,因为音标恰恰涉及到审查技能问题,所以这就不再谈了。


好,第二个想给大家谈的是拍客,因为注意到David J.Fraeklyn老师在互联网领域,跟互联网相关的案例。那这个AA拼车商标案件,它是一个手机APP名称的一个商标注册,这是在04年申请的,07年在第9类做了注册了,包括计算机程序、下载软件、电子出版物。然后在2012年的时候,新浪公司推出新浪拍客,那来看一下,新浪推出了新浪拍客,下载之后,就是这种状况,就一个图标和拍客两个字。


大家可以看看产品介绍,新浪拍客它是做什么用的?主要是供这些拍客拍完照片随时上传这样一个基本功能。那原告是两个个人,他们04年申请注册,他们认为他们在计算机软件,这种可下载的软件上享有商标权。那么被告也是使用在可下载的计算机软件上,属于在相同商品上使用相同商标,应该构成商标侵权,他就要求索赔360万。


那么被告就认为“拍客”这个词汇是特定人群和行为的描述性词汇,特别是在互联网的环境下,将自己拍摄的图片或者视频上传到互联网平台上共享的一群人,或者是行为方式。那么这种词汇已经进入了公众的领域,大家看到“拍客”,应该首先会想到这群人或行为方式。那么原告没有权利垄断词汇,也无权禁止他人使用。


那新浪网他自己认为自己很有知名度,他没有必要去搭别人商标的便车,他用这“拍客”两个字纯属是为了描述他这个软件的基本功能。所以基于这种情况,他认为“拍客”不属于商标性使用,也不会达到混淆的程度,他也没有什么恶意,所以不应该承担赔偿责任。


这个案子一个焦点问题,首先是“拍客”这个词是否能够构成计算机软件或者是手机客户端的通用名称问题?这一审在这做了一个模糊处理,当时二审是我们承办的,我们就认为根据我们现有法律对于通用名称的判断,那么要么是法定的,要么是约定的。法定的情况下,你可以看看有没有法律规定、国家标准、行业标准?那么约定的情况下,看是不是相关工作人人为的?


那无论在互联网发展到今天的情况下,拍客可能这个群体更壮大的情况下,他依然没有能够成为这种计算机软件的通用名称。所以我们在这里是纠正了一审的一个思路,明确“拍客”目前它依然不构成计算机软件(手机客户端)的通用名称。但是却不可否认的是,“拍客”从原来的一个词汇,已经被广大网民使用之后,形成固有的第一含义。


那这第一含义,自然原被告之间有争议,都是都认可它就是指戴一定的人群,这样的人群有一个共同的特点,就是喜欢随时拍照、随时上传。那么“拍客”这一词至少可以指带这一类人以及这一类人的行为方式。那么我们看一下,新浪公司对“拍客”这一词使用是不是商标性使用?也就是“拍客”使用是不是商业上一种对词汇的第一使用?


那么法院认为,商标性使用的判断应该是以能够识别商品来源为标准的。那么作为商标的文字,如果它本身有一定的含义,商标权人是无权禁止他人在原有第一含义的范围内正常使用该词汇的。那么虽然“拍客”这个词,当时04年申请的时候,可能还是一个特别新的词。但是经过多年的发展,到了12年的时候,它已经形成了固有的第一含义,它可能和其他的不一样,就像苹果,苹果确实是一个固有词,原来有含义的。


但是“拍客”一词经过一定使用之后,也形成固有的第一含义。那么被告在他形成的固有含义的基础上使用这个词汇,是属于对于这类软件所服务的对象的一个简单明了的指示。如果说不让他用“拍客”这个词,他可能会用一长串句子,或者说像刚才图片上显示的,要用一段话来描述这个功能。那么在这种情况下,商标权人的权利与范围和社会公众的利益之间可能需要一个衡量。


我们是把“拍客”这个词完全纳入到商标权人垄断的范围里,还是适度的让路给社会公众?让其可以使用简洁的方式表达它所具有的这样的含义。那么在这里,法院是认为被告的这种使用方式是直接进入“拍客”的后来形成第一个含义,并不属于商标性使用,因此没有构成商标侵权。


同时我们也考虑了,就是说目前关于“拍客”的使用现状,只要在各个搜索网站上输入“拍客”,你会看到多达上百页的关于“拍客”的搜索链接,在各个网站上几乎都有。同时关于“拍客”的APP软件也是大多上百、上千的,也就是说大家已经将拍客作为一个描述其功能或者服务对象的一种说法,而不是作为一个指示商品来源的功能的使用。


所以在这里,它现在在APP里,使用“拍客”这个词的发挥商标区分产品来源各项功能已经远远的弱于其指示软件的基本功能这样一个作用,所以在两者相比较的情况下,普通消费者看到“拍客”,更多想到就是软件的基本作用。


好,第二个想给大家谈的是拍客,因为注意到David J.Fraeklyn老师在互联网领域,跟互联网相关的案例。那这个AA拼车商标案件,它是一个手机APP名称的一个商标注册,这是在04年申请的,07年在第9类做了注册了,包括计算机程序、下载软件、电子出版物。然后在2012年的时候,新浪公司推出新浪拍客,那来看一下,新浪推出了新浪拍客,下载之后,就是这种状况,就一个图标和拍客两个字。


大家可以看看产品介绍,新浪拍客它是做什么用的?主要是供这些拍客拍完照片随时上传这样一个基本功能。那原告是两个个人,他们04年申请注册,他们认为他们在计算机软件,这种可下载的软件上享有商标权。那么被告也是使用在可下载的计算机软件上,属于在相同商品上使用相同商标,应该构成商标侵权,他就要求索赔360万。


那么被告就认为“拍客”这个词汇是特定人群和行为的描述性词汇,特别是在互联网的环境下,将自己拍摄的图片或者视频上传到互联网平台上共享的一群人,或者是行为方式。那么这种词汇已经进入了公众的领域,大家看到“拍客”,应该首先会想到这群人或行为方式。那么原告没有权利垄断词汇,也无权禁止他人使用。


那新浪网他自己认为自己很有知名度,他没有必要去搭别人商标的便车,他用这“拍客”两个字纯属是为了描述他这个软件的基本功能。所以基于这种情况,他认为“拍客”不属于商标性使用,也不会达到混淆的程度,他也没有什么恶意,所以不应该承担赔偿责任。


这个案子一个焦点问题,首先是“拍客”这个词是否能够构成计算机软件或者是手机客户端的通用名称问题?这一审在这做了一个模糊处理,当时二审是我们承办的,我们就认为根据我们现有法律对于通用名称的判断,那么要么是法定的,要么是约定的。法定的情况下,你可以看看有没有法律规定、国家标准、行业标准?那么约定的情况下,看是不是相关工作人人为的?


那无论在互联网发展到今天的情况下,拍客可能这个群体更壮大的情况下,他依然没有能够成为这种计算机软件的通用名称。所以我们在这里是纠正了一审的一个思路,明确“拍客”目前它依然不构成计算机软件(手机客户端)的通用名称。但是却不可否认的是,“拍客”从原来的一个词汇,已经被广大网民使用之后,形成固有的第一含义。


那这第一含义,自然原被告之间有争议,都是都认可它就是指戴一定的人群,这样的人群有一个共同的特点,就是喜欢随时拍照、随时上传。那么“拍客”这一词至少可以指带这一类人以及这一类人的行为方式。那么我们看一下,新浪公司对“拍客”这一词使用是不是商标性使用?也就是“拍客”使用是不是商业上一种对词汇的第一使用?


那么法院认为,商标性使用的判断应该是以能够识别商品来源为标准的。那么作为商标的文字,如果它本身有一定的含义,商标权人是无权禁止他人在原有第一含义的范围内正常使用该词汇的。那么虽然“拍客”这个词,当时04年申请的时候,可能还是一个特别新的词。但是经过多年的发展,到了12年的时候,它已经形成了固有的第一含义,它可能和其他的不一样,就像苹果,苹果确实是一个固有词,原来有含义的。


但是“拍客”一词经过一定使用之后,也形成固有的第一含义。那么被告在他形成的固有含义的基础上使用这个词汇,是属于对于这类软件所服务的对象的一个简单明了的指示。如果说不让他用“拍客”这个词,他可能会用一长串句子,或者说像刚才图片上显示的,要用一段话来描述这个功能。那么在这种情况下,商标权人的权利与范围和社会公众的利益之间可能需要一个衡量。


我们是把“拍客”这个词完全纳入到商标权人垄断的范围里,还是适度的让路给社会公众?让其可以使用简洁的方式表达它所具有的这样的含义。那么在这里,法院是认为被告的这种使用方式是直接进入“拍客”的后来形成第一个含义,并不属于商标性使用,因此没有构成商标侵权。


同时我们也考虑了,就是说目前关于“拍客”的使用现状,只要在各个搜索网站上输入“拍客”,你会看到多达上百页的关于“拍客”的搜索链接,在各个网站上几乎都有。同时关于“拍客”的APP软件也是大多上百、上千的,也就是说大家已经将拍客作为一个描述其功能或者服务对象的一种说法,而不是作为一个指示商品来源的功能的使用。


所以在这里,它现在在APP里,使用“拍客”这个词的发挥商标区分产品来源各项功能已经远远的弱于其指示软件的基本功能这样一个作用,所以在两者相比较的情况下,普通消费者看到“拍客”,更多想到就是软件的基本作用。


第三个是小小孩这个案例,这特殊在哪?这是一个商标侵权的案件,这确实作为一个典型案件,也写了不少文章,这一审是我来审判的。看一下反诉原告,本诉的被告,他是一个商标权利人,他在书籍上注册了“小小孩”这样一个词汇,他经过使用,确实在幼儿图书上具有了相当高的一个知名度。他之前发现了云教社,就是本案的原告,在他出版的图书上使用了“小小孩101个好奇问答”,人体篇四本书都用了“小小孩”。


然后就发律师函,说你侵犯我的注册商标权,要停止,要给我多少赔偿;并表示5月1号之前你没有起诉,我就会启动司法程序。但是在5月1号之前没有起诉,这时候云教社就提起了本案的诉讼,请求确认商标侵权。那么起诉之后,王竹对权利人提起反诉,那么我们是进行审理的。


他认为“小小孩”具有一定知名度的商标品牌,云教社出版的四本图书使用“小小孩”,造成了公众误导或者侵权,请求赔偿,并要求下架。看一下这本书,大家看一下,这里本案的本诉,本告或者反诉原告,他有一个主张,他认为“小小孩”是构成了一个通用名称,这里是被告,是云教社这边。


那么我们还是涉及到一个对通用名称的判断,那大家可能要区分一下“小小孩”是可以指带一定的人,经我们查,大约零到三岁的小孩是“小小孩”,他有一个老小孩这种称呼,相对应的。但是对于书籍上确实不能够形成通用名称的,所以这个案件和刚才的“拍客”案件中可以看出来,很多在案件中,代理人会将通用名称进行这样的一个解释。


就是说通用名称会结合具体的产品来判断的,而不能够因为词汇具有了这个一个指带的作用,就认为它具有通用名称。那么还有一个通用词汇的关系,那通用词汇是什么?苹果是不是通用词汇?因为这在最高院其实已经做过明确了,但是还是在案件中会认为“小小孩”是个通用词汇,因此是个通用名称,这种推断是不成立的。


那么很多商标都是一个通用词汇,但是他只要不用在自己的产品上或领域里,他有这样的起诉性的。那么这里看,但是恰恰因为它用通用一定的含义,那它的显著性是有一定的限缩的,就是他的保护范围。那么商标权利人是不能够排除他人以合理的方式或者恰当的方式合理使用“小小孩”,本身所具有的含义。


这跟我们刚才的“拍客”是基本一样,但是不同点就在于“拍客”它的第一含义是经过使用之后逐渐形成的,而“小小孩”可能是在申请商标之前已经是一个通用词汇。那么我们看一下这个使用行为是不是恰当与合理的?


我们在这个案件中,确实判断的时候必须纠结,因为其中有一个理论,或者是有一个意见,就认为你不能够以揭示读者群的方式使用商标。


如果说我这个商标恰恰就体现了我的读者群体,像“小小孩”它注册在图书上,那在幼儿图书上,小小孩就是一个使用群体,或者就是一个读者,那我能够将我的图书中的针对小小孩一部分图书用“小小孩”来表示吗?那么我们有的时候,或者假想这个书名换成零到三岁小孩的101个好奇问答,可不可以?其实是可以的,但是如果作为一个图书书名来看,“零到一岁的101个好奇问答”好听还是“小小孩的101个好奇问答”好听?我们《商标法》的控制范围和社会公众在选择词汇时,社会公众到底应该避让到什么程度能够实现利益的平衡?


我们在这个案件中,确实相对来说考虑更多这方面的因素。如果说,换种说法,“小小孩”没有“的”,特别大,“小小孩101个好奇问答”,我们就会觉得他有借用“小小孩”这种商业的可能,或者说他没有采取更合理的方式使用“小小孩”的第一含义。那么在这里,他用的这种方式,给我们的感觉就是它作为一个界定“101个好奇问答”的主体“小小孩”,可能用了一种更讨巧的方式或者更迷人化的方式来吸引读者。


作为一个书名来说,它比零到一岁这样一个界定来说更符合书名的一个特点。所以在这种情况下,“小小孩”有自己的第一含义,在这社会公众即便是应当合理避让的情况下,他这种避让已经相对来说比较合适的方式了,也是比较恰当而合理。既尊重了商标权利人的商标权,也能够合理的使用“小小孩”的第一含义,更能够体现出本书的一个特点。


所以在这里,我们做了这样一个判断,就得到了省高院的支持,当然也得到美国教授的支持。所以这里我们对这个案件有一个思考,就是说,商标显著性和它核定使用商品服务的关系,刚才我们在谈通用词汇时也谈到这个问题。还有一个业绩是商标文字本身含义的正当使用条件,商标文字,如果是一个固有词汇,那毫无疑问,它在作为商标之前已经具有第一含义。那么这个第一含义和商标权之间使用是不是像其他没有作为商标的普通词汇一样使用?


那么社会公众在使用这些词汇时,是不是应当具有一个合理避让的义务?那这样的避让应该做到什么样的程度和什么样的方式合适?还有商标使用具体方式对于商标侵权的影响,像刚才David J.Fraeklyn教授也提到,在这个案件中,可能认为商品有自己的商标,有自己的logo,有自己的出版社等等都已经具有的情况下,用“小小孩”,只是表达了一个对于本书读者群的提示的作用。


同时还有一个特点,就是说这个案件是图书商标与图书本身的关系。因为在图书的商标确实比较少,之前我也了解过,我跟大家就是说,大家在选择图书时,看中的是商标还是看中的是出版社?还是看中的是书的装针,当然是在内容确定的情况下。图书商标上的商标发挥的功能和其他产品商标的功能,在程度上是不是一样的?


张玲玲:商标图书与图书关系是什么?英国有一个案件是Mothercare案件,就是说图书商标能否作为书名使用的问题,这也是本案的一个问题。Mothercare也是一个权利人注册一个商标,在图书上,出了一本书,写的就是妈妈如何照顾小孩,书名就叫Mothercare。英文一样的,就是完全是将别人的图书商标变做自己的书名,这时候构不构成侵权呢?


曲三强:我觉得像类似的案子有两个点需要考虑的,第一个是像Mothercare,尤其是用在这一类幼儿书上的,它本身的显著性应该是不强的,那么也就是说,它的显著性不强,另外一个意思其实它的排他性就受限了,我觉得这是一个。所以在评价的时候,即使注册下来了,那么它的显著性不强,它的排他性这是一个。

另外一个对于被告来说,我把你的商标,我用在我图书的书名上的时候,那么这种使用本身是我自己的作品的一种表达,还是一种商标性的使用?我觉得这是一个关键。那么就是如果是书必须要表达的一个东西,其实这跟商标使用没有关系,也就是说他们跟商标构不成在一个水平线上竞争的关系。商标其实是有商业竞争的这样的关系,不是说处于在一个层面上,我觉得他们之间就没有侵权可以构成,我觉得是这两者是要考虑的。


张玲玲:是这两点,有一个案子是在中国的,有一个知名的财经杂志,类似于南风窗,但不是南风窗。我举个例子,他做财经杂志特别有名,但是后来有一个人写了一本书,就叫这个名字。


曲三强:跟这个案子还真不一样,我觉得跟这个案子还真的不能够套用。


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