sasin 发表于 2011-4-1 05:51:35

一个抵触申请的难题

本司在2007年2月以A的名义申请了一个实用新型专利，其中重点保护产品结构，但说明书中有提及方法；而后，在2007年6月就该案提出了PCT申请，包括产品和方法，未要求优先权，并申请人是A+B；该实用新型在2008年被公告授权，该PCT申请在2009年进入中国指定发明。
    现收到针对该中国发明申请的一通，一通中指出实用新型专利构成该发明专利申请的抵触，因而发明专利不具备新颖性。请教各位大虾，前述的发明专利申请还有救吗？

老杨同志 发表于 2011-4-1 06:03:17

Re:一个抵触申请的难题

实用新型专利构成该发明专利申请的抵触的部分应该是结构部分，方法还可以保留的。

sasin 发表于 2011-4-1 07:04:06

Re:一个抵触申请的难题

不过，该案实用新型的说明书中有提及一样的方法的！

xhtiger 发表于 2011-4-1 17:38:09

Re:一个抵触申请的难题

这个应该没救了，抵触申请是以全文进行对比的，与重复授权不同。

connie123 发表于 2011-4-2 05:09:22

Re:一个抵触申请的难题

申请日在2007年, 不是应该适用旧法吗?
那就对于自己的实用新型,就算不上抵触了。

所以, 方法可以保留的。

daemonny 发表于 2011-4-2 07:14:26

Re:一个抵触申请的难题

旧案应该适用旧法，如果是同一申请人，不构成抵触申请。
如果申请人不介意，可以做著录项目变更，变成相同的A，或者相同的A+B。这样就不属于“他人”了。

如果两个案子说明书有不同，能在不超范围的前提下在pct的权利要求中加入一些新型中没有公开的公知常识也行。因为抵触不能评创造性。

一般情况下，方法仍可以保护。但如果是软件方面的功能模块有碘危险。

sasin 发表于 2011-4-2 18:37:58

Re:一个抵触申请的难题

首先，谢谢daemonny的建议，很专业的处理办法！
只要能授权，变更申请人是不会介意的，因为授权后可以再转回来！
我一开始也是想到采用变更申请人的办法，但是，审查员说这是事后的变更，没有用！因为只要申请时是不同或部分不同的申请人，就已构成抵触了！我头晕，你们说这样有道理吗？

另外，两个案子的说明书内容几乎一样，因为是同一个人写的案子，只是产品和方法在实施例中的位置不同而已，因此加入新型中没有公开的公知常识的方案也不可行呀！

各位还有别的办法吗？期待中！谢谢了！

专利审查 发表于 2011-4-3 07:06:45

Re:一个抵触申请的难题

加入公知常识很有可能会因超范围不予接受，老法虽然在法33条中采用公开的描述方式，但其实本意应理解成记载，这样通常情况下添加原申请没有的公知常识也是超范围的。

Tgate 发表于 2011-4-8 00:53:14

Re:一个抵触申请的难题

旧案应该适用旧法，如果是同一申请人，不构成抵触申请。
如果申请人不介意，可以做著录项目变更，变成相同的A，或者相同的A+B。这样就不属于“他人”了。
======申请人的认定是以申请日提交的申请人为准，做这种变更是无法规避抵触申请这一问题的，

本申请说明书内容也相同的话 很可能是没办法了
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